[ 商家泉 溫宇洋 ]——(2011-3-7) / 已閱8547次
正當使用在商標侵權中的抗辯分析
商家泉 溫宇洋
隨著商標侵權案件的大比例提升，正當使用亦逐步成為一種有效的抗辯方式被普遍采納，但縱觀我國商標相關法律法規，對于正當使用的規定少之又少，經常被引用的無非是實施條例49條，而此條規定有比較原則性，故而導致在案件審理中，不同法官具有不同觀點及意見分歧，對于“打擦邊球”的侵權行為認定就增加了一定困難，為此，本文嘗試對“正當使用”進行分析。
一、正當使用的法律依據
正當使用的法理引用，通常源于《商標實施條例》49條，即“注冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點，或含有地名，注冊商標專用權人無權禁止他人正當使用”
二、正當使用審判中的實例
1、“百家湖”案：一審法院認定百家湖為一地名，為保護公眾利益，不支持商標專用權人因注冊商標即獲得該地名的獨占性壟斷，被告善意使用該地名為屬于正當使用；二審法院從保護商標注冊人角度出發，支持了原告該商標的專用權，但再審法院又推翻二審判決，最終支持一審判決；
2、《家庭》雜志案：兩審法院一致認為，家庭一詞為人們日常生活、工作和學習中常用的基本詞匯，只是因為原告的使用才獲得了第二含義，即代表雜志。而被告使用的恰恰是第一含義的家庭，而非指向雜志，且使用中沒有突出使用，屬于正當使用。
3、Owen商標侵權案：原告注冊了“owen”商標，被告為服裝生產企業，在運動服裝前胸及后背連同“10號”一起使用了“owen”，法院認為，“owen”使人第一反應為聯想到英國著名球星歐文，而非原告商標，被告使用“owen”的功能主要是通過歐文的個人形象做廣告性宣傳，而非識別商品來源的符號，故此駁回原告的商標侵權的訴求。
4、“銀杏”商標侵權案：法院認為，被告為表明其產品中含有“銀杏”，可以通過在產品外包裝上增加原配料表，或直接表明本產品含有銀杏成分方式來描述其產品的原料，沒有必要突出使用“銀杏”來表明其產品原料，顯然不是對該詞第一含義的正當使用，而是商標性使用。故此，支持原告訴求。
三、“商標性使用”還是“描述性使用”決定了是否“正當使用”，我們認為是描述性使用還是商標性使用應考慮以下因素：
1、結合使用者對詞匯的具體使用方式判斷
非突出使用、非顯著位置使用、非商業盈利性使用，或僅僅使用該詞匯為大眾所熟知的第一含義，即構成正當使用，例如在商業廣告或活動中的一句話、宣傳口號等。詳見《家庭》雜志案例。
2、使用方式難易判斷是否使用第一含義，應結合使用者使用的目的、要達到的效果來綜合分析。
使用者這種主觀性很強的思維活動，其他人無法判別，但建議通過分析被告在可供選擇的幾種方法中是否選擇了一種正常思維下較為合理的使用方式來判斷。如通過產品包裝或宣傳中可以描述的問題，就沒有必要突出字體和大小、使用與主體不同顏色來描述。詳見“銀杏”商標侵權案例。
3、判決是否描述性使用，還應參考商業慣例和消費者習慣。
如一詞匯按照商業慣例或消費者習慣，無法在該詞匯和特有商標商品之間建立聯系，而是按照大眾所理解的第一含義、指向使用，則不構成商標性使用，如“owen”商標侵權案。
4、商標的知名度是影響定性的重要因素。
如一商標為知名、著名甚至馳名商標，那么其被公眾認可的聯系指向物為特有商品，弱化了其第一含義，此種情況下，一般認定商標性使用較為合理。
5、使用是否附記于商品。
一般來講，將詞匯使用在商品上，其構成商標性使用的可能性就較大，相反，僅僅是在廣告或其他宣傳中使用，構成描述性使用可能性較大。
6、使用他人商標時，是否標示了自己的注冊或未注冊商標。
如被告在使用他人具有描述性含義的商標時，在合理位置和方式正確標注或大量使用自有商標，能夠使消費者區分商品來源的，則認定為第一含義描述性使用較為合理。
但，前提一定是使用者在合理位置、合理方式使用自有商標，而不是在顯著位置、方式使用他人描述性商標，同時在不顯眼位置、以隱蔽方式使用自有商標。此種情況下，其自有商標的區分功能可以認定基本喪失，起到標示商品來源功能的不再是自有商標，而是他人商標。詳見“銀杏”侵權案。
7、依照商業慣例、專業協會意見認定。
若商標中包含本商品的通用名稱，專用權人無權禁止他人描述性正當使用。如法院根據中國糧食行業協會出具的“雪花粉”直接表述了面粉質量，為該商品通用名稱的意見，判定駁回原告商標侵權訴求。
四、綜上，可得出正當性使用的要件
1、主管善意，不造成混淆、誤認；2、非商標性使用；3、描述性的使用。
描述性使用在要件中名列最后，但它確是整個環節的前提，即非描述性的商標，根本不存在是否正當性使用的考慮。而是否處于善意，可以通過“混淆和誤認”來判決。
高文律師所
商家泉 律師
13911558353
