[ 方詩龍 ]——(2012-2-15) / 已閱7948次
方詩龍
一、案件回顧
2011年12月5日，深圳市中級人民法院對蘋果公司和英國IP申請發展公司（簡稱“英國IP公司”）訴唯冠科技(深圳)有限公司(以下簡稱“深圳唯冠”) 商標權屬糾紛作出宣判，駁回了原告的訴訟，此舉意味著“IPAD”在中國的商標歸深圳唯冠所有。雖然截至本文寫作時 本判決仍為初審判決，但這著實給蘋果公司造成了不少的麻煩，因為蘋果公司在中國所賣的所有IPAD將面臨商標侵權問題，如果最終成為現實，蘋果公司在中國將面臨巨額的處罰或索賠問題。
查閱此案件的公開報道，不難發現以下事實：
2000年唯冠國際控股有限公司(以下簡稱“唯冠控股”)旗下子公司唯冠科技(深圳)有限公司(以下簡稱“深圳唯冠”)在中國申請iPad文字商標和文字圖形結合商標的商標專用權，2001年獲得核準注冊。
唯冠控股系香港上市公司。2001年至2004年，唯冠控股旗下另一子公司唯冠電子股份有限公司(以下簡稱“臺灣唯冠”)在歐盟、韓國、墨西哥、新加坡等國家共獲得8個“iPad”相關注冊商標專用權。
2005年前后蘋果公司策劃相關產品進入歐洲市場之時，得知iPad商標歸臺灣唯冠所有，當時曾以撤銷閑置不用商標等理由向英國商標局提出申請，希望獲得iPad商標，但在英國敗訴。
2009年8月，英國IP公司開始與臺灣唯冠接觸，要求臺灣唯冠向其轉讓全球所有的iPad商標，也就是除了自己注冊的8個商標以外，還包括深圳唯冠的兩個商標。
2009年12月23日，英國IP公司以35000英鎊從臺灣唯冠手中購得iPad商標。
2010年4月3日，蘋果公司標有iPad商標的平板電腦產品在美國上市。4月7日，蘋果公司與英國IP公司簽訂轉讓協議，以象征性的10英鎊價格受讓包括涉案商標在內的所有商標。9月17日，蘋果公司iPad產品挺進中國市場。
由于認為深圳唯冠拒不履行其轉讓涉案商標的義務，2010年6月，蘋果公司聯合英國IP公司將深圳唯冠告上法庭，請求法院判令iPad商標的專用權歸原告所有，并賠償其經濟損失400萬元。
深圳市中級法院于2010年4月19日受理此案。本案的爭議焦點是，被告深圳唯冠認為，商標轉讓協議發生在英國IP公司與臺灣唯冠之間，對被告擁有的兩個在中國注冊商標進行轉讓，雖然協議列明標的，但顯然是無權處置，對深圳唯冠不產生效力。
而原告認為涉案轉讓商標協議屬于集體轉讓交易，臺灣唯冠簽署的轉讓合同對深圳唯冠構成表見代理，故商標轉讓合同有效。
法院審理后認為，原告方要商業獲取他人的商標，應當負有更高的注意義務，應當按照我國法律的規定，與商標權利人訂立商標轉讓合同，并辦理必要的商標轉讓手續。而本案商標轉讓合同系英國IP公司與臺灣唯冠簽訂，且與深圳唯冠之間的表見代理亦不成立，故法院駁回了原告的訴訟請求。
二、警示
截止到本文寫作時，本案的判決仍未是終審判決，但即便是初審判決，也已經將蘋果公司陷入了一場巨大的風險之中。毫無疑問，蘋果公司是一家偉大的公司。但一家如此知名的公司在對外收購中又怎么會犯如此基本的法律錯誤呢？！很多問題事后看起來確實很簡單，但在紛繁復雜的交易中的確是容易忽略一些基本的法律問題。就拿此案而言，蘋果公司曲線借助英國IP公司去收購深圳唯冠公司的IPAD商標，其整個模式一看就是經過精心策劃的。但在方案執行過程中，會面臨大量的溝通聯系、談判、文本起草、授權書等工作，雙方經辦人員都會變得很熟悉甚至會有情感交流，再加上在歐盟、韓國等國家的商標要一起轉讓，一線執行的人員就很容易喪失警惕，誤以為自己簽署的文本肯定沒問題了，禍根也就在這個時候埋下了。這個時候，如果公司管理層沒有咨詢本地律師法律意見的習慣和制度保證，問題就會最終暴露出來。
回過頭來總結，我們不難發現蘋果公司的這場危機其實完全可以避免的，蘋果公司本可以在以下幾點上做得更好些：
（1）購買商標前，權屬問題一定要查清楚。這一點購買方應當聘用自己的律師去查清楚，而不完全依賴對方的稱述與保證。
（2）權屬問題查清楚了，商標轉讓合同就會自然與不同的權利主體分別簽署轉讓合同，而不會再考慮簽署集體交易合同了。
（3）合同簽署時就要考慮好合同的履行。在中國，依據《商標法》，商標權轉讓是一定要經過商標局核準公告后受讓人才享有商標專用權的，因此辦理商標權的轉讓手續就至關重要。而專業的知識產權律師都知道，在辦理商標轉讓手續中，商標局是不需要雙方之間的《轉讓合同》的，而僅需要轉讓人、受讓人在《轉讓申請/注冊商標申請書》上簽章即可。因此，簽署商標轉讓合同時，應當安排雙方將《轉讓申請/注冊商標申請書》一并簽好。
（4）合同簽署時就要考慮好違約責任。違約責任，不僅僅是金錢責任，更重要是要考慮實際履行補救。本案中，蘋果公司要考慮的違約責任重點是如何約束臺灣唯冠去督促履行此合同。知識產權都是有地域性的，如果跨境履行實在有困難，那就要考慮后果轉嫁，即蘋果公司要把自己在中國大陸可能遭受的處罰和賠償后果轉嫁成臺灣唯冠的違約責任，這樣一來，即使商標轉讓手續未能完成，蘋果公司也無憂了。
（5）最重要的一條，境外交易一定要咨詢本土律師的法律意見，這一點要作為一項制度在公司內部實施下去，否則小錢不花將會產生大的法律風險。
三、知識產權律師在公司投融資交易中的作用
2010年3月，蘇州恒久光電科技股份有限公司（簡稱“蘇州恒久”）因媒體報道遭遇“專利門”在上市前夜被決定暫緩上市并最終被撤銷上市資格，成為中國證券史上因知識產權問題導致IPO被否的第一人。當時筆者就撰文《創業板上市公司遭遇“專利門”的警示》，呼吁無論是發行人、投資公司、承銷商，還是證監會，都需要專業的知識產權律師參與項目發行和審核，以保護廣大投資人的利益。結合蘋果公司在此次對外收購中所犯的錯誤，我們不難發現，無論是公司的對外收購、投資行為，還是公司的上市、融資行為，都需要有專業的知識產權律師參與交易，因為知識產權的專業性很強，一個小的疏忽就會釀成一場大的錯誤，最終會導致交易的失敗甚至巨額的侵權賠償。那知識產權律師到底能起哪些作用呢？筆者初步總結以下五大方面的作用：
1.查清法律狀態，包括權利人是誰、是否有效、有效期長短等基本問題。這些雖都是個基本問題，但很容易犯錯誤。比如商標，一般都有個《商標注冊證》，但依據《商標注冊證》判斷商標權屬很容易犯錯誤。商標轉讓之后商標局會另發一張《核準轉讓注冊商標證明》。只有把《商標注冊證》和《核準轉讓注冊商標證明》兩者結合起來才能反映商標的權屬狀態。專利也是如此。專利轉讓之后只發一個《著錄項目變更手續合格通知書》。要查清專利的最新法律狀態，最好請求專利局出具一個《專利登記簿副本》，這才是證明專利權最新狀態的正式法律文件。查清法律狀態是知識產權律師最基本的一項業務能力，投資機構、保薦機構要聘用自己的律師來做獨立的調查，不能依賴被投資公司自己來做稱述與保證，否則雖然把風險留給公司方面了，但自己最終也難辭其咎。蘇州恒久項目中，證監會就認為“保薦機構和申請人律師在盡職調查的過程中主要簡單依據發行人專利權利證書、專利申請受理通知書以及申請人等提供的其他相關文件，出具了與事實不符的專業意見，未能履行勤勉盡責義務”，最終對保薦人代表和簽字律師處以“12個月內其有關投行業務申報將不被受理”的處罰”。
2.發掘交易風險。無論是一個收購兼并項目，還是上市融資項目，實際工作中公司方面往往會提供非常多的資料，可能會有各種各樣的研發合同、技術轉讓合同、科技成果轉化項目、鑒定報告、評估報告、某行業協會出具的意見等等，要在這些紛繁復雜的材料中發掘出問題的本質確實是要具備深厚的專業能力的。另一方面，公司的競爭對手已經申請了哪些專利公司方面可能還沒有任何意識。這些都需要有專業律師去發掘交易中的重大風險。否則，并購一旦成功或IPO成功，必面臨對手的巨額索賠。河南新大新材料股份有限公司（簡稱河南新大）在新股發行詢價、路演、發行公告、投資者繳款申購等工作均已完成后，也被暫停上市，原因就是河南醒獅公司舉報涉嫌侵犯專利權。當然，最終兩家公司達成訴訟和解，河南新大也成功上市，但本人相信河南新大付出的代價肯定也不小。
3.確定交易模式。筆者曾辦理過一件2.2億美金的知識產權質押融資項目，項目涉及中外方很多個交易主體。質押的知識產權包括軟件著作權、商標、專利三種形式的知識產權，公司也確實是依據這三種知識產權才獲得2.2億美金的融資的，故公司的項目融資律師就依據交易實際制作了一份三種知識產權并在一起的質押合同，幸好公司方在最后階段邀請我參與項目，我及時將這三種知識產權拆分開來，因為我很清楚，質押合同在辦理登記備案時，商標局、版權局（版權登記中心）都要求有獨立的質押合同的，是不允許三者并在一起的�？梢韵胂�，如果不是本人的及時參與，整個交易的履行又會產生巨大的麻煩甚至會造成履行失敗，因為項目文件的多方簽字是一件很麻煩的事情，也往往成為有些交易方改變想法的借口。
4.評估交易價值。無論是專利、商標，還是著作權、商業秘密，這些無形資產的價值評估在中國國內目前尚處于初步階段。知識產權律師往往會根據他們自有的交易經驗對某些知識產權（如商標）確定初步的價值判斷，另一方面，知識產權律師與資產評估師、會計師的配合，尤其是對市場壟斷地位的解釋和說明，會有助于資產評估師、會計師形成正確的無形資產價值評估。
5.協助交易完成。如前文所述，知識產權的轉讓、許可，抑或質押，都需要到主管政府機關辦理相關登記備案手續。這些手續，有些是民事法律行為的生效要件，有些是對抗第三人的要件。這些都是需要專業人士的參與，才能協助完成整個交易，減少交易中的一些不確定因素。
【方詩龍，國浩律師事務所合伙人、專利代理人,聯系方式simonfang@grandall.com.cn】
