[ 商家泉 ]——(2012-11-12) / 已閱7640次
（一）、基本案情：
2003年，A公司向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申請(qǐng)了名為“廣告牌”的外觀設(shè)計(jì)并得到授權(quán)，2005年該公司在當(dāng)?shù)匕l(fā)現(xiàn)B公司制作的廣告牌，外觀設(shè)計(jì)與其專利相同，隨即，該公司舉報(bào)至當(dāng)?shù)刂R(shí)產(chǎn)權(quán)局，要求停止侵權(quán)行為，A公司作為利害關(guān)系人參與案件的處理。
（二）B公司答辯稱：
其樹立廣告牌實(shí)際是宣傳牌、指路牌，是為宣傳公益事業(yè)委托他人制作的，其使用行為不構(gòu)成侵權(quán)。
（三）涉及的法律問(wèn)題：
本案涉及外觀專利的保護(hù)范圍，即“為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目” 是否包含“使用”。
《專利法》第1條禁止性規(guī)定了“不得為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目的制造、銷售、進(jìn)口其外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)品”。意味著，如行為人僅是委托他人制作產(chǎn)品，而未發(fā)出具體指令，由他人單獨(dú)設(shè)計(jì)、加工制作，并交付使用，雖然相關(guān)產(chǎn)品與外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)品相同或近似，但因行為人僅存在使用，而不涉及加工、設(shè)計(jì)、銷售，不會(huì)對(duì)外觀設(shè)計(jì)專利構(gòu)成侵權(quán)行為。
與發(fā)明專利、實(shí)用新型專利相比，外觀設(shè)計(jì)專利的禁止性規(guī)定不包括“使用”和“許諾銷售”等行為，法理在于，專利鼓勵(lì)的是創(chuàng)新智力成果，保護(hù)的是對(duì)智力成果擅自進(jìn)行商業(yè)性復(fù)制和模仿。外觀專利的使用目的、功能本身，即沒(méi)有復(fù)制模仿，也沒(méi)有因外觀專利本身直接獲利，即沒(méi)有對(duì)產(chǎn)品銷售（所有權(quán)轉(zhuǎn)移）的獲利。另外，如對(duì)外觀專利的使用行為作出禁止性規(guī)定，則可能有悖社會(huì)公眾利益。因此，對(duì)外觀設(shè)計(jì)產(chǎn)品的使用，不必作出禁止性規(guī)定。
因此，應(yīng)嚴(yán)格區(qū)分經(jīng)濟(jì)主體的經(jīng)營(yíng)行為和消費(fèi)行為。不妨認(rèn)為，企業(yè)購(gòu)買柵欄將自身經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所圍護(hù)，與普通公民購(gòu)買防盜鐵窗用于房屋的加裝，兩個(gè)行為的本質(zhì)是完全一致的，就是純粹的消費(fèi)行為，這樣的消費(fèi)并不給企業(yè)帶來(lái)任何經(jīng)濟(jì)利益；企業(yè)購(gòu)買了侵權(quán)產(chǎn)品進(jìn)行福利發(fā)放、在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所懸掛侵犯外觀專利的掛鐘，也僅僅是消費(fèi)行為，企業(yè)也并未通過(guò)該行為獲得客觀、明確、直接的對(duì)價(jià)。企業(yè)自用侵權(quán)產(chǎn)品的行為，若實(shí)質(zhì)為該企業(yè)的消費(fèi)行為，不應(yīng)寬泛的認(rèn)為是“為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目”。
但如果將他人外觀專利產(chǎn)品作為零部件，制作自己產(chǎn)品，再銷售的，因零部件作為整體的一部分，跟隨整體產(chǎn)品一同進(jìn)行了所有權(quán)的轉(zhuǎn)移，則超出了使用行為的范圍，構(gòu)成了銷售侵權(quán)，但侵犯外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的產(chǎn)品在該另一產(chǎn)品中僅具有技術(shù)功能的除外。
（四）案情分析
因本案B公司未參與廣告牌的設(shè)計(jì)、制作，而是委托他人制作，對(duì)廣告牌的使用，為終極使用行為，是以廣告為媒介、工具，進(jìn)行其他商業(yè)活動(dòng)，而非以廣告牌本身獲取直接的經(jīng)濟(jì)利益，故可以認(rèn)定為其是使用行為，而非制造、銷售行為，不夠稱侵權(quán)。
北京高文律師事務(wù)所
商家泉 律師
