[ 張玲 ]——(2012-12-26) / 已閱4558次
隨著品牌價值的不斷提升，商標日益成為商品生產者和服務提供者的重要資產，商標搶注之風盛行，商標爭議層出不窮。最近正在審理的一起商標爭議上訴案件，甚至爆出有專業商標人利用其股東優勢地位和專業知識，隱瞞公司以自己的名義注冊公司已經確定要使用的商標。該案涉及對商標法第十五條“代表人身份的判定”以及“被代表人的商標”的理解，引起了極大爭議，也暴露出現行《商標法》在對商標實際使用人即生產者、經營者的保護上尚有待完善之處，值得廣大創業者的警惕。
該案上訴人訴稱：在公司初創期，兩名創始人討論確定公司將要使用的商標和商號后即分頭實施公司創辦工作，其中一名創始人作為商標領域的專家負責商標申請，他卻隱瞞公司以自己的名義搶先注冊了該商標，并一再利用其專業知識和股東的信任關系，隱瞞、欺騙公司這么做的法律后果和其真實目的，以拖延時間。之后，在其認為合適的時機（商標經公司多年使用和市場培育，具有了廣泛的知名度；公司業務蒸蒸日上）對公司提起商標侵權投訴并要求對公司的更大控制權。公司在忍無可忍、萬般無奈之下提起了商標爭議。
從理論上看，這屬于典型的《商標法》第十五條規定的“未經授權，代理人或者代表人以自己的名義將被代理人或者被代表人的商標進行注冊，被代理人或者被代表人提出異議的，不予注冊并禁止使用”的情形。盡管商評委《商標審理標準》基于誠實信用原則，對代表人身份判定和被代表人商標的判定都做出了擴大性解釋（注：商標審理標準規定，具有從屬于被代表人的特定身份，執行職務行為而可以知悉被代表人商標的個人，包括法定代表人、董事、監事、經理、合伙事務執行人等人員可被判定為代表人；同時規定，被代表人的商標包括：被代表人已經在先使用的商標；其他依法屬于被代表人的商標），但代表人例如公司股東等基于其和被代表人（公司）天然的緊密聯系，往往在第一時間知曉公司將要使用的商標，尤其在該案中，代表人同時是商標領域的專家，他搶在公司實際使用前以自己名義注冊了該商標，使得公司無法提出充分證據證明其使用在先，規避了審理標準中的“被代表人已經在先使用的商標”條款。商評委就此認為，公司無法證明在爭議商標申請日前爭議商標已經是申請人的商標，在商標爭議階段駁回了上訴人的請求。那么以上情形是否應考慮是屬于“其他依法屬于被代表人的商標”呢？筆者認為，在這種情形下，可參考《商標審理標準》對被代理人商標的判斷標準（根據商標審理標準，應被判定為被代理人商標的包括 ：（1）在合同或者授權委托文件中載明的被代理人商標；（2）如當事人無約定，在代理關系已經確定時，被代理人在其被代理經銷的商品/服務上，已經在先使用的商標視為被代理人商標；（3）如當事人無約定，代理人在其所代理經銷的商品/服務上所使用的商標，若因代理人自己的廣告宣傳等使用行為，已足以導致相關公眾認為該商標是表示被代理人的商品/服務與他人商品/服務相區別的標志，則在被代理人的商品/服務上視為被代理人的商標。”），如果被代表人能夠證明：
1、代表人在提起該商標注冊申請前知悉被代表人將要使用該商標；
2、被代表人在其業務中實際使用了該商標。
那么基于誠實信用和公平原則，應判定該商標是屬于被代表人的商標，以維護基本的公平正義，打擊惡意搶注之風，保護商標實際使用人的合法權益，實現《商標法》的立法目的。否則創業者真地要有苦說不出了。
然而依據法理進行判斷，畢竟對于判案者水平有著更高的要求，也意味著可能面臨較大的爭議，筆者建議有關部門能夠根據實際情況，進一步完善商標保護制度，對商標實際使用人的權利保護作出更為詳盡的規定，實現《商標法》“保障消費者和生產、經營者利益”的立法本意，不要讓惡意搶注人鉆了法律的空子。
（作者系北京飛科艾普知識產權代理公司 北京高文律師事務所合伙人 張玲）
