[ 馮曉青 ]——(2013-7-18) / 已閱15217次
（五）明細商標侵權行政處罰的內容
現行《商標法》第47條規定：“違反本法第6條規定的，由地方工商行政管理部門責令限期申請注冊，可以并處罰款”。《修正草案稿》則將其改為第50條，將其中的“可以并處罰款”修改為“非法經營額5萬元以上的，可以處非法經營額百分之二十以下的罰款，沒有非法經營額或者非法經營額5萬元以下的，可以處1萬元以下的罰款”。現行《商標法》第48條規定對冒充注冊商標等行為的，“可以予以通報或者處以罰款”。《修正草案稿》則將其改為第51條，將其中的“并可以予以通報或者處以罰款”修改為“并可以予以通報，非法經營額5萬元以上的，可以處非法經營額百分之二十以下的罰款，沒有非法經營額或者非法經營額5萬元以下的，可以處1萬元以下的罰款”。根據現行《商標法》第53條規定，所列侵犯注冊商標專用權行為，引起糾紛的，由當事人協商解決；不愿協商或者協商不成的，商標注冊人或者利害關系人可以向人民法院起訴，也可以請求工商行政管理部門處理。工商行政管理部門處理時，認定侵權行為成立的，責令立即停止侵權行為，沒收、銷毀侵權商品和專門用于制造侵權商品、偽造注冊商標標識的工具，并可處以罰款。《修正草案稿》第59條第1款則對上述“罰款”明確了具體的標準，即“非法經營額5萬元以上的，可以處非法經營額5倍以下的罰款，沒有非法經營額或者非法經營額5萬元以下的，可以處25萬元以下的罰款。對5年內實施兩次以上商標侵權行為或者有其他嚴重情節的，應當從重處罰。”這些規定對商標侵權的行政處罰標準顯然進行了細化，有利于增加執法的可操作性。
（六）對他人非商標意義上使用行為構成侵權的排除
他人在非商標意義上使用商標標識，屬于商標侵權例外的情形，在國外的學理研究中，也有的稱之為商標的“合理使用”。商標合理使用本身是平衡商標專用權人與其他生產經營者利益的重要制度設計。類似的制度在我國《著作權法》、《專利法》等知識產權專門法律中有明確規定。我國現行《商標法》則未對此做出規定，只是在《商標法實施條例》中有類似的規定。由于商標權的限制屬于商標制度的基本問題，《修正草案稿》應對此予以明確。其第58條規定：注冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點，或者含有的地名，注冊商標專用權人無權禁止他人正當使用。三維標志注冊商標中含有的商品自身的性質產生的形狀、為獲得技術效果而需要的商品形狀或者使商品具有實質性價值的形狀，注冊商標專用權人無權禁止他人正當使用。
（七）進一步明確訴前禁令和財產保全制度
現行《商標法》第57規定，商標注冊人或者利害關系人有證據證明他人正在實施或者即將實施侵犯其注冊商標專用權的行為，如不及時制止，將會使其合法權益受到難以彌補的損害的，可以在起訴前向人民法院申請采取責令停止有關行為和財產保全的措施。該條還規定了按照《民事訴訟法》的有關規定實施。《修正草案稿》將該條修改為第63條，明確補充了以下幾款內容：“申請人提出申請時，應當提供擔保；不提供擔保的，駁回申請”；“人民法院應當自接受申請之時起48小時內做出裁定；有特殊情況需要延長的，可以延長48小時。裁定責令停止有關行為的，應當立即執行。當事人對裁定不服的，可以申請復議一次；復議期間不停止裁定的執行”；“申請人自人民法院采取責令停止有關行為的措施之日起15日內不起訴的，人民法院應當解除該措施”；“申請有錯誤的，申請人應當賠償被申請人因停止有關行為所遭受的損失”。
四、規范商標使用，促進商標使用和資產價值實現
如前所述，促進商標使用是商標法律制度的重要價值。從商標戰略的角度看，商標專用權人是在借助于商標識別商品來源的基礎上，凝聚商品聲譽和廠商信譽的。因此，商標法應當對商標使用問題進行系統規范，促進商標使用及其資產價值的實現。《修正草案稿》在很多條款設計規范商標使用的問題，其中以下幾項規定尤其值得研究。
（一）明確商標法意義上商標使用的概念
《修正草案稿》第47條規定：“本法所稱商標的使用，是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中，用于識別商品來源的行為。”與現行規定相比，主要是強調了商標使用是“用于識別商品來源的行為”，這對于處理司法實踐中的糾紛，具有指導意義。
（二）明確了商標使用應貫徹誠實信用原則
誠實信用原則是我國民事活動的基本原則，商標使用行為也不例外。《修正草案稿》第9條新增第2款規定：“申請注冊和使用商標，應當遵循誠實信用原則。”確立這一原則，有利于規范商標使用行為，防止和杜絕仿冒、搶注他人商標的行為。
（三）明確商標使用許可未經備案不得對抗善意第三人
現行《商標法》第40條規定“商標使用許可合同應當報商標局備案”。《修正草案稿》第43條則將其修改為：“許可他人使用其注冊商標的，許可人應當將其商標使用許可報商標局備案，由商標局公告。商標使用許可未經備案不得對抗善意第三人。”該規定有利于保護善意第三人的使用，協調商標專用權人與善意第三人之間的利益關系，體現法律的公平正義。
（四）明確使用不當或者連續3年不使用的法律后果
針對商標專用權人不規范使用其注冊商標，包括自行改變注冊商標，自行改變注冊商標的注冊人名義、地址或者其他注冊事項，自行轉讓注冊商標，或者連續3年不使用其注冊商標，現行《商標法》第44條規定了“由商標局責令限期改正或者撤銷其注冊商標”的處理措施。《修正草案稿》則區分了不同情況，針對“商標注冊人在使用注冊商標的過程中，自行改變注冊商標、注冊人名義、地址或者其他注冊事項”的行為，規定“由商標局責令限期改正；期滿不改正的，由商標局撤銷其注冊商標”；針對“注冊商標成為其指定商品的通用名稱或者連續3年停止使用”的行為，則規定“任何單位或者個人可以向商標局申請撤銷該注冊商標。”
五、其他相關制度的完善
（一）確立注冊商標無效宣告制度，取消注冊商標爭議裁定概念
現行《商標法》規定了注冊商標爭議裁定制度。該制度對于維護在先注冊的商標專用權人的合法權益，防止在后注冊的商標專用權人使用其注冊商標時損害在先商標專用權人的利益具有重要意義。但“注冊商標爭議裁定”概念本身并沒有清晰地反映該制度的本意。借鑒國外相關立法，《修正草案稿》將其變更為“注冊商標無效宣告”，并在其第44條、第45條、第46條進行了規定。其中第44條規定：“已經注冊的商標，違反本法第10條、第11條、第12條規定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊的，由商標局宣告該注冊商標無效；其他單位或者個人可以請求商標評審委員會宣告該注冊商標無效”；“已經注冊的商標，違反本法第13條、第15條、第16條第1款、第30條、第31條、第32條規定的，自商標注冊之日起5年內，在先權利人或者利害關系人可以請求商標評審委員會宣告該注冊商標無效。對惡意注冊的，馳名商標所有人不受5年的時間限制”；“商標評審委員會收到宣告注冊商標無效的申請后，應當書面通知有關當事人，并限期提出答辯。”第45條規定：“商標局做出宣告注冊商標無效的決定，應當書面通知當事人。當事人對商標局的決定不服的，可以自收到通知之日起30日內向商標評審委員會申請復審，由商標評審委員會做出決定并書面通知當事人。當事人對商標評審委員會決定不服的，可以自收到通知之日起30日內向人民法院起訴”；“商標評審委員會做出維持注冊商標或者宣告注冊商標無效的裁定，應當書面通知當事人。當事人對商標評審委員會的裁定不服的，可以自收到通知之日起30日內向人民法院起訴。人民法院應當通知商標裁定程序的對方當事人作為第三人參加訴訟”；“法定期限屆滿，當事人對商標局宣告注冊商標無效的決定不申請復審或者對商標評審委員會的復審決定、維持注冊商標或者宣告注冊商標無效的裁定不提起訴訟的，商標局的決定或者商標評審委員會的復審決定、裁定生效。”第46條規定：“依照本法第44條的規定宣告無效的注冊商標，其商標專用權視為自始即不存在。有關宣告注冊商標無效的決定或者裁定，對宣告無效前人民法院做出并已執行的商標侵權案件的判決、裁定和工商行政管理部門做出并已執行的商標侵權案件的處理決定以及已經履行的商標轉讓或者使用許可合同不具有追溯力。但是，不返還商標侵權賠償金、商標使用費、商標轉讓費明顯違反公平原則的，應當全部或者部分返還。因商標注冊人惡意給他人造成損失的，應當給予賠償。”
（二）商標確權行為的穩定性及商標行政處理與司法程序的銜接
上述內容主要體現于《修正草案稿》在以下方面的修正：
一是有關行政裁決法定期限屆滿的效力。《修正草案稿》第36條規定：“法定期限屆滿，當事人對商標局做出的駁回申請決定、不予注冊決定不申請復審或者對商標評審委員會做出的復審決定不向人民法院起訴的，駁回申請決定、不予注冊決定或者復審決定生效”；“經審查異議不成立而準予注冊的商標，商標注冊申請人取得商標專用權的時間自初審公告3個月期滿之日起計算。”
二是商標局撤銷決定及商標評審委員會復審決定在法定期限屆滿后的效力。《修正草案稿》第53條規定：“法定期限屆滿，當事人對商標局做出的撤銷注冊商標的決定不申請復審或者對商標評審委員會做出的復審決定不向人民法院起訴的，撤銷注冊商標的決定生效”；“被撤銷的注冊商標，由商標局予以公告，該注冊商標專用權自公告之日起終止”；“當事人對工商行政管理部門依照前款規定做出的處理決定不服的，可以自收到處理通知之日起兩個月內依照《中華人民共和國行政訴訟法》向人民法院起訴；侵權人期滿不起訴又不履行的，工商行政管理部門可以申請人民法院強制執行。進行處理的工商行政管理部門根據當事人的請求，可以就侵犯商標專用權的賠償數額進行調解；調解不成的，當事人可以依照《中華人民共和國民事訴訟法》向人民法院起訴。”
三是明確了商標行政案件處理與司法程序的銜接。《修正草案稿》增加第61條第3款，規定：“在查處商標侵權案件過程中，對商標權屬存在爭議或者權利人同時向人民法院提起商標侵權訴訟的，工商行政管理部門可以中止案件的查處。中止原因消除后，應當恢復案件查處程序。”
顯然，這些規定有利于明確相關商標確權行為的法律效果，及時維護法律關系的穩定性，也有利于及時解決商標行政程序與司法程序銜接的問題。
（三）規范商標代理行為，提升商標代理服務質量
商標代理是商標中介服務的基本內容，商標代理水平直接影響商標注冊申請和其他相關商標事務的質量，因此，如何完善我國商標代理制度也是完善我國商標法律制度需要考慮的重要內容。特別是，目前我國已經開放了律師事務所從事商標代理業務，需要更好地規范商標代理行為。現行《商標法》對商標代理活動和業務的規范非常欠缺，需要予以明確。《修正草案稿》涉及商標代理規定主要有：
一是在第18條中增加規定，“申請商標注冊或者辦理其他商標事宜，可以直接辦理，也可以委托國家認可的具有商標代理資格的組織辦理。”
二是在第19條中規定，“從事商標代理業務應當遵循誠實信用原則，遵守法律、行政法規的規定”；“工商行政管理部門應當加強對商標代理活動的監督管理”；“商標代理行業組織應當依據章程規定，嚴格執行吸納會員的條件，對違反行業自律規范的會員實行懲戒。商標代理行業組織對其吸納的會員和對會員的懲戒情況，應當及時向社會公布。”
三是明確了商標代理失范行為的處罰措施。根據《修正草案稿》第66條規定：辦理商標事宜過程中，偽造、變造或者使用偽造、變造的法律文件、印章、簽名，或者以詆毀其他商標代理組織、商標代理人等手段招徠商標代理業務或者以其他不正當手段擾亂商標代理市場秩序的，由工商行政管理部門責令限期改正，給予警告，對商標代理組織，處1萬元以上10萬元以下的罰款，對商標代理人，處5000元以上5萬元以下的罰款；情節嚴重的，商標局可以決定停止受理該商標代理組織、商標代理人辦理商標代理業務，并將決定予以公告。同時商標代理組織或者商標代理人違反誠實信用原則，侵害委托人合法利益的，應當依法承擔民事責任，并由商標代理行業組織依照章程規定予以懲戒。
六、關于《修正草案稿》進一步修改的思考
應當說，《修正草案稿》較之于國務院《修正草案》總體上做了優化，特別是較之于現行《商標法》有了很大的進步。然而，《修正草案稿》仍然存在一些值得完善的問題，主要有以下幾方面。
（一）關于立法宗旨
現行《商標法》第1條是所謂“立法宗旨”條款。《修正草案稿》第1條未作任何變化。但本文堅持認為，由于商標專用權是私權、商標法是私法，商標立法宗旨首先應凸顯保護私權的價值取向，其次才是強化商標管理問題。因此，建議將第1條修改為：為了保護商標專用權，加強商標管理，促使生產、經營者保證商品和服務質量，維護商標信譽，以保障消費者和生產、經營者的利益，促進社會主義市場經濟的發展，特制定本法。
（二）關于單一顏色申請注冊商標問題
《修正草案稿》新增了單一顏色申請注冊商標制度。由于商品、商品包裝上使用的單一顏色是設計和創作的基本素材，將其納入可注冊商標的客體，除了滿足“通過使用取得顯著特征，能夠將該商品與其他的商品區別開”，需要特別重視其專用權的限制，不能對大量存在的以單一顏色為設計基礎的行為主張權利。因此，可以進一步規定，“單一顏色被核準注冊商標后，不得對他人僅基于作為基礎色調使用行為主張專有權利”，以免引發實踐中單一顏色商標專用權人過多地主張他人侵權的現象。
（三）關于馳名商標的個案認定、被動保護
《修正草案稿》第14條第1款明確了馳名商標的“個案認定、被動保護”制度，較之于國務院《修正草案》的相應規定更為精簡。[5]該規定對于遏制實踐中的馳名商標異化現象確實會具有重要作用。不過，它仍然沒有從正面或者從更強的力度上規范現實中普遍存在的商標注冊所有人將個案認定的馳名商標大量做廣告宣傳的行為。因此，建議在有關涉及馳名商標規范的條款中，增加以下規定：無論是通過行政程序還是司法程序認定的馳名商標，其效力均限于特定案件中適用，該注冊商標所有人不得將其以馳名商標名義用于廣告宣傳或其他類似活動。增加這一規定對于遏制當前馳名商標做廣告，特別是扭曲馳名商標認定本旨、將馳名商標認定作為一種榮譽的行為具有極端重要的意義。另外，《修正草案稿》刪除了《修正草案》關于著名商標認定的規定是非常正確的。在最終的《修正案》中，應保留這一格局，以杜絕實踐中廣泛存在的“著名商標”濫評現象。
（四）關于商標使用不當、注冊商標成為其指定商品的通用名稱以及連續3年不使用的處理
《修正草案稿》第48條對現行《商標法》第44條關于注冊商標使用不當以及連續3年不使用行為的規定做了修正，其主要特點是將兩者的處理方式進行了區分，并增加了注冊商標成為其指定商品通用名稱類型，不適用統一的處置措施。就連續3年不使用的注冊商標而言，實際上是加重了其法律后果。本文認為，總結我國商標法實踐中注冊商標連續3年不使用的經驗以及國外立法實踐，應當對“注冊商標連續3年不使用”的行為區別對待，而不是一刀切式地主張將其撤銷。這是因為，在有些情況下，當他人主張撤銷連續3年不使用注冊商標時，該商標已經使用甚至已經具有很高的知名度；在有的情況下，注冊商標所有人是從他人那里受讓過來的，而連續3年不使用行為發生在受讓之前，如果受讓人經過多年使用已經使該商標具有了較高的知名度和市場信譽，甚至成為馳名商標，仍可以由任何人主張撤銷該注冊商標，這對該商標所有人是極大的不公平，也不利于維護正常的社會經濟秩序。因此，建議增加以下“但書”規定：商標注冊人在他人提起撤銷注冊申請之際已經實際使用1年以上，該注冊商標不得因此被撤銷。至于注冊商標已經成為其指定商品通用名稱時，則不需要加以區分，不過對“通用名稱”內涵和范圍的界定，是否需要在商標法中予以補充規定，值得研究。
（五）關于侵犯商標專用權行為的界定及表現形式
《修正草案稿》對侵犯注冊商標專用權的行為仍然沒有進行界定，而只是以列舉的方式加以規定。本文認為，可以增加侵犯注冊商標專用權的行為的概念界定。同時，針對《修正草案稿》第56條第1項“未經商標注冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標”，應加上“有混淆之虞的”這一限定條件，以免無端擴大打擊范圍，也與侵犯注冊商標專用權的本質相符合。另外，關于侵犯注冊商標專用權的表現形式，《修正草案稿》只是在現行《商標法》第52條基礎上補充了“故意為侵犯他人商標專用權行為提供便利條件，幫助他人實施侵犯商標專用權行為”，沒有參照司法解釋和總結我國商標保護實踐，增加其他比較典型的侵犯商標專用權行為。本文認為，有必要吸收現行《商標法實施條例》和有關司法解釋以及借鑒國外立法成果，適當增補其他侵犯商標專用權行為的類型，以增加司法實踐的可操作性，加大對侵犯商標專用權行為的打擊力度。
（六）關于侵權賠償額的界定
《修正草案稿》對被侵權人獲得賠償計算方法順序的界定仍堅持現行《商標法》第56條第1款規定。本文則認為，應當恢復《修正草案》第67條第1款的規定，即“侵犯商標專用權的賠償數額，按照權利人因被侵權所受到的實際損失確定；實際損失難以確定的，按照侵權人因侵權所獲得的利益確定”。對于確定優先權利人（被侵權人）因被侵權所受到的實際損失，應當說這是更為合理的規定，因為損害賠償的本質是針對被侵權人或者說權利人因被侵權造成的損失，而不是侵權人因侵權所得。這也與我國現行《著作權法》第48條和《專利法》第65條相應規定相一致。另外，關于“參照該注冊商標使用許可費確定”，建議修改為“參照該注冊商標使用許可費的合理倍數確定”。
（七）關于訴前臨時禁令
《修正草案稿》雖然對現行《商標法》關于訴前臨時禁令措施作了補充，但依然沒有對提起和實施臨時禁令的條件和程序作出細化規定，而是維持現狀。本文認為，由于訴前臨時禁令的實施事關被申請人切身的經濟利益，為公平合理地保護當事人的合法權益，應當對提起和實施臨時禁令的條件和程序予以限制，以免該程序被濫用，以致損害被申請人的合法權益。同時，是否需要增加聽證程序，也值得研究。對于“申請有錯誤”，申請人如何賠償被申請人的損失，也需要做細化規定。特別是對于惡意使用訴前禁令程序的行為，也需要規定相應的法律后果。
（八）關于惡意注冊應承擔的法律后果
惡意申請注冊商標，是商標法所不允許的行為，理應受到有力的制裁。《修正草案稿》也確實增加了相應的規范規制這類行為，如商標注冊和使用應遵守誠實信用原則，就同一種商品或者類似商品申請注冊的商標與他人在先使用的商標相同或者近似，申請人與該他人具有前款規定以外的合同、業務往來關系或者其他關系而明知該他人商標存在，該他人提出異議的，不予注冊，以及對不當注冊的撤銷程序。不過，《修正草案稿》并沒有對惡意注冊行為的法律后果做出規定，是否需要做出規定，也值得研究。
（九）關于侵犯商標專用權行為的行政處罰與司法保護的協調
如前所述，《修正草案稿》強化了對侵犯商標專用權行為的行政處罰和司法保護。但為了避免實踐中重復處罰的現象，特別是避免侵權人受到行政處罰后不能履行民事賠償義務以致商標專用權人利益得不到保障的情況，需要銜接好行政處罰與司法保護的關系。另外，鑒于《修正草案稿》已經增加“懲罰性賠償”，而其相應地補充了行政處罰的內容，兩者協調問題更加突出。這些問題都值得進一步研究。
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