[ 馬遠超 ]——(2014-4-15) / 已閱14032次
新產品制造方法專利（以下簡稱產品方法專利）侵權訴訟，適用舉證責任倒置�！秾＠ā罚�2008）第六十一條第一款 規定：“專利侵權糾紛涉及新產品制造方法的發明專利的，制造同樣產品的單位或者個人應當提供其產品制造方法不同于專利方法的證明�！痹谖覈秾＠ā罚�1993）第六十條第二款以及《專利法》（2000）第五十七條第二款中均有類似的規定。《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規定》（2001）第四條第（一）項也規定了：“因新產品制造方法發明專利引起的專利侵權訴訟，由制造同樣產品的單位或者個人對其產品制造方法不同于專利方法承擔舉證責任”。產品方法專利侵權訴訟，對于原告當事人而言，歷來是專利訴訟勝訴風險較高的一類案件，對于律師或者法官而言，也是一項專業性很強的知識產權訴訟案件。
一、產品方法專利侵權訴訟難點之一——舉證責任的分配
產品方法專利侵權訴訟案件，盡管適用舉證責任倒置，并不意味著原告無需先予舉證，原告發起產品方法專利侵權訴訟，仍應首先承擔一定的舉證責任，方能適用舉證責任倒置，由被告承擔“對其產品制造方法不同于專利方法承擔舉證責任”。
原被告雙方的輪番舉證過程猶如一場乒乓球比賽。首先，原告“發球”——完成以下舉證：1）根據方法專利制造的產品屬于“新產品”，2）被告制造的產品與根據方法專利制造的產品屬于“同樣產品”。原告“發球”成功后，由被告負責“還擊”——承擔反駁的舉證責任：1）舉證證明根據方法專利制造的產品不屬于“新產品”，或者被告制造的產品與根據方法專利制造的產品不屬于“同樣產品”；2）如果被告無法推翻原告關于上述“新產品”與“同樣產品”的主張，被告須舉證證明使用了不同的方法制造了“同樣產品”。一旦被告成功實現上述兩個“還擊”策略之一，則原告必須承擔再次“還擊”的責任，原告此時的舉證責任為：1）通過舉證直接否定被告使用了不同的方法，即被告使用的制造方法落入了方法專利的保護范圍；2）否定被告“使用了不同的方法制造的產品”與被告市場銷售的產品為“同樣產品”，從而間接否定被告使用了不同的方法。此后，原被告將根據上述舉證角度進行多回合的舉證“廝殺”，由法官判斷究竟是哪一方完成了自己的舉證責任，哪一方沒有就自己的主張完成舉證責任，從而承擔舉證不能的不利后果。
二、產品方法專利侵權訴訟難點之二——“新產品”的認定
關于“新產品”的認定，是產品方法專利侵權訴訟案件中的首要問題，也是適用舉證責任倒置的前提，因而首先由原告承擔舉證責任證明根據產品方法專利制造的產品屬于專利法意義上的“新產品”�！靶庐a品”的認定標準經歷了多個階段。
階段一：2008年10月以前。在此階段，在成文法立法與司法解釋層面，缺乏統一標準。實踐中，由法官根據一些學者的學術觀點結合案件具體情況，進行認定。當時，主流觀點主要有以下兩種表述：觀點一，“新產品”是指與市場上銷售產品不同的產品；觀點二，“新產品”是指市場上未曾見過或者國內市場上未曾見過的產品。
階段二：2008年10月－2009年12月。2008年10月，最高人民法院作出答復認為“專利法（筆者注：指2000年版本專利法）第57條第2款所稱的新產品是指專利申請日之前在國內外未公開出現過的與已有產品不相同也不等同的產品”。 根據該答復，判斷是否屬于新產品的時間節點：申請日之前；空間界限：國內外；存在形態：公開出現；比較對象和要求：與已有產品比較，結果“不相同或者不等同”；
階段三：2010年1月起至今�！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（2010年1月1日起施行）第十七條規定：“產品或者制造產品的技術方案在專利申請日以前為國內外公眾所知的，人民法院應當認定該產品不屬于專利法第六十一條第一款規定的新產品�！痹撍痉ń忉屢幎ㄅc此前的答復相比而言，兩者存在以下相同之處：即判斷的時間節點、空間界限相同；兩者的不同之處在于：1、后者擴大了比較對象，原答復僅規定“新產品”與已有產品比較，司法解釋規定了兩種比較方式：1）“新產品”與已有產品比較，2）新的技術方案與已有技術方案比較；2、存在形態：原答復規定產品“公開出現”即排除在“新產品”之外，司法解釋規定產品或者技術方案“公眾所知”即排除在“新產品”之外，“公眾所知”顯然比“公開出現”的“公開”程度更高、3、比較要求：司法解釋未明確要求，但仍隱含了比較結果應當為“不相同或者不等同”。
三、產品方法專利侵權訴訟難點之三——“同樣產品”的認定
是否屬于“同樣產品”貌似一個簡單的問題，但在司法實踐中確也是一個難點。如果兩個產品完全相同，則問題很簡單。難點在于，判斷是否屬于“同樣產品”，能否適用“等同”原則，如何把握“等同”的標準。有學者觀點認為，產品的組份、結構或者其質量、性能、功能基本相同或者沒有質的區別，即可認為屬于“等同”，構成“同樣產品”。實踐中，產品方法專利并不一定披露組份、結構，又如何把握基本相同的度呢？
適用“等同”原則的寬嚴尺度，是一把雙刃劍。如果適用過嚴，當原告舉證證明根據產品方法專利制造的產品與被告制造的產品構成“同樣產品”時，不利于原告有利于被告；當被告舉證證明被告在市場上實際銷售的產品與被告向法院演示如何根據不同方法制造的產品構成“同樣產品”時，不利于被告有利于原告。如果適用過寬，當原告舉證證明根據產品方法專利制造的產品與被告制造的產品構成“同樣產品”時，有利于原告不利于被告；當被告舉證證明被告在市場上實際銷售的產品與被告向法院演示如何根據不同方法制造的產品構成“同樣產品”時，有利于被告不利于原告。
四、產品方法專利侵權訴訟難點之四——證據保全、現場勘驗、司法鑒定的運用
證據保全、現場勘驗、司法鑒定手段的運用成功或者“抵制”成功與否，是原被告能否取得訴訟勝利的關鍵。依筆者的經驗，訴前證據保全效果要優于訴訟證據保全，知產庭法官、技術專家參與證據保全效果優于執行庭法官參與證據保全。訴前證據保全措施具有突擊性，因而所固定的制造方法更能真實的反映被告日常經營中的實際制造方法，被告難以在短時間內用其他制造方法進行替換。訴訟證據保全缺乏突擊性，被告往往已經收到原告的起訴狀、證據材料等訴訟資料，有可能在法院采取證據保全措施之前，已經找出不同的方法制造產品。知產庭法官、技術專家往往對產品方法專利的權利要求書理解較為深刻、準確，比較清楚需要固定哪幾個環節的證據，在現場有較高的識別能力。反觀執行庭法官，由于缺乏技術背景的知識儲備，其進入被告生產車間進行取證猶如生產車間的工人坐到審判席上審理案件——趕鴨子上架，強人所難。
證據保全依當事人申請，法院被動采取保全措施；與之相比，現場勘驗無需當事人申請，可由法院主動采取。如果合議庭認為證據保全過程中存在的證據具有瑕疵，或者為了證實被告披露的“不同制造方法”是否可以制造其市場上銷售的產品或者可以制造與根據產品方法專利制造同樣產品，則法官可依職權赴被告的制造現場進行現場勘驗。
司法鑒定手段主要用于“同樣產品”的判斷。如前所述，在訴訟中，有兩個環節需要法官判斷是否屬于“同樣產品”。原告有義務證明被告制造的產品與根據產品方法專利制造產品屬于“同樣產品”，被告有義務證明根據被告披露的“不同制造方法”制造產品與被告在訴訟前制造產品屬于“同樣產品”，如果被告不能證明，則說明被告并未披露訴訟前制造產品的真實制造方法，從而法官可依據被告拒絕披露真實制造方法為由，要求其承擔舉證不能的不利后果。如前所述，當兩種產品并不完全相同，存在部分相同部分不同時，如何判斷兩者構成等同意義上的“同樣產品”，此時法官難以做出準確的判斷，則可能需要借助司法鑒定機構出具鑒定評估報告，對兩者是否構成等同進行說明。
無論是證據保全、現場勘驗，還是司法鑒定，法院在采取措施時，均應當注意原被告利益平衡，一方面適當減輕權利人舉證責任，同時防止權利人濫用權利，注意保護被告的商業秘密。
五、非新產品制造方法專利侵權訴訟中舉證責任分配問題
如前所述，產品方法專利根據《專利法》以及最高院證據規則的規定，由被告承擔對其產品制造方法不同于專利方法承擔舉證責任。但是，在非新產品制造方法專利侵權訴訟中，法院根據原被告雙方的舉證能力，仍有可能加重被告的舉證責任，要求被告提供其制造方法不同于專利方法的證據�！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于充分發揮知識產權審判職能作用推動社會主義文化大發展大繁榮和促進經濟自主協調發展若干問題的意見》（法發〔2011〕18號）規定：“使用專利方法獲得的產品不屬于新產品，專利權人能夠證明被訴侵權人制造了同樣產品，經合理努力仍無法證明被訴侵權人確實使用了該專利方法，但根據案件具體情況，結合已知事實以及日常生活經驗，能夠認定該同樣產品經由專利方法制造的可能性很大的，可以根據民事訴訟證據司法解釋有關規定，不再要求專利權人提供進一步的證據，而由被訴侵權人提供其制造方法不同于專利方法的證據�！�
（本文系作者根據出席復旦大學知識產權研究中心2012年學術年會“方法專利侵權中的舉證問題”主題發言內容整理、修改而成）
上海市協力律師事務所高級合伙人 馬遠超律師
