[ 林海濤 ]——(2004-3-1) / 已閱10369次
商標淡化理論應慎用
林海濤
商標淡化理論是一種有別于傳統商標保護模式而對馳名商標在非競爭類商品或服務上提供強保護的學說，該理論幾十年來已經在歐洲和美國法院中得到應用。近年來，這一理論也逐漸開始影響我國的理論和實踐，一些大公司也開始嘗試著用商標淡化的理論來強化它們的馳名商標的保護，如今年年初，肯德基國際控股公司就抬出了商標淡化的理論，認為“北京愛心自強盲人按摩中心”申請的AKFC商標玷污、污損了自己的KFC商標，對AKFC商標向國家工商總局商標局提出異議。由于我國目前沒有專門的反商標淡化的立法，也沒有法律法規明確對反商標淡化作出規定，在這種情況下，對于權利人提出的要求用商標淡化的理論來保護其馳名商標的要求，只能從我國的國情出發，來決定是否或者如何運用這一理論。筆者通過考察歐美的反商標淡化的相關立法及其判例，認為在我國目前的司法實踐中，應慎重使用這一理論。
首先，我國目前的法律法規中尚沒有關于反商標淡化的明確規定。從法理上講，對于公民、法人及其它民事主體來說，在民事活動中，只要是法律沒有明文禁止的，他們就可以去做。而我國目前的法律法規中尚找不到關于反商標淡化方面的明文規定，那么按照法無明文禁止即可為之之法理，以商標淡化的理論來追究民事主體的侵權責任是不公平的，也是有背于法治精神的。當然有人認為我國的法律中有關于反商標淡化方面的規定：如我國《商標法》第十三條規定：“就相同或者類似商品申請注冊的商標是復制、摹仿或者翻譯他人未在中國注冊的馳名商標，容易導致混淆的，不予注冊并禁止使用。就不相同或者不相類似商品申請注冊的商標是復制、摹仿或者翻譯他人已經在中國注冊的馳名商標，誤導公眾，致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害的，不予注冊并禁止使用”。《馳名商標認定和管理暫行規定》第8條規定：“將與他人馳名商標相同或者近似的商標在非類似商品上申請注冊，且可能損害馳名商標注冊人的權益，從而構成《商標法》第八條第（9）項所述的不良影響的，由國家工商行政管理局商標局駁回其注冊申請；申請人不服的，可以向國家工商行政管理局商標評審委員會申請復議；已經注冊的，自注冊之日起五年內，馳名商標注冊人可以請求國家工商行政管理局商標評審委員會予以撤銷，但惡意注冊不受時間限制。” （1）而筆者認為，我國的上述規定與商標淡化的理論尚有一定的差距。首先，商標淡化理論著眼于對馳名商標在非競爭（即非相同或者非近似）商品或服務上的保護，禁止他人在相同或近似的商品或服務上使用或注冊與馳名商標相同或近似的商標，是傳統商標法混淆理論所一貫堅持得做法，而非商標淡化理論的特點。其次，我國法律的上述規定，雖然對馳名商標提供了“跨類”保護，但其著眼點仍在于避免他人的商標與馳名商標相混淆和誤導公眾，而商標淡化理論卻要求，不論他人的商標是否與馳名商標造成假冒、混淆或者誤導，只要對馳名商標造成了“淡化”，就被認為是侵權，因而，商標淡化的理論對馳名商標保護要明顯強與我國對馳名商標的“跨類”保護的力度。
其次，商標淡化理論本身就具有很大的爭議性。根據美國商標法第1127條的規定，所謂商標淡化指行為人的行為減低了他人對商品和服務的標志力，而無論：（1）行為人與他人是否有競爭關系；（2）是否可能造成假冒或者混淆。但是該條規定在實踐中卻很不好把握。正如有律師在美國眾議院討論聯邦反商標淡化法時的反對證言中所指出的：傳統的混淆理論不僅更容易操作，同時也完全能夠應付。沒有必要去建立一個誰也說不清楚的淡化理論，尤其是這理論正脫離產品本身，朝著類似版權和專利權一樣的絕對壟斷權發展，這樣勢必賦予商標所有人太大的保護范圍，妨礙正常的商業貿易。 （2）而美國法院在適用這一理論時也出現了明顯的分歧，如在Moseley v.V. Secret Catalogue,Inc.案（也即通稱的<維多利亞的秘密>Victoria`s Secret案）中,美國第六巡回法院就明顯的排斥了第四巡回法院的見解。而美國聯邦最高法院也認識到對于本案和若干先前的判例各巡回法院對于商標淡化的構成要件在見解上已經產生了相當的歧義，所以受理了該案，以圖統一此中的法律見解。最高法院在判決中指出：關于本類型的案例，原告即商標權人必須舉證被告的商業使用已對其馳名商標構成了“事實淡化”方可；僅僅舉證顯示消費者對在后使用者的使用會與馳名商標產生生意上的關聯，并不足以構成淡化，這是因為生意上的關聯與對于馳名商標造成模糊、毀損或侵害之間并無一定的因果必然性。據此，最高法院隧判決原告在本案中最多只證明了有人對于被告所使用的名稱感到不滿，但根本未提出證據來顯示被告已讓消費者對于其標示有Victoria Secret商標的商品或服務能力予以減損，原告（被上訴人）因此敗訴。然而，對于什么時“事實淡化”，最高法院也沒有給出一個明確的答案，從而給各界留下了許多的疑惑。 （3）筆者舉美國的判例，意在說明，商標淡化的理論在美國已存在了近一個世紀，現在仍然具有相當的爭議，美國法院在適用這一理論時也是十分謹慎的，美國聯邦最高法院的上述判決結果事實上已將商標淡化的應用范圍大幅限縮。因此，我國在引進并在實踐中應用這一具有相當爭議的理論時，也應持謹慎的態度，以避免重復別人已經走過的彎路。
再次，商標淡化理論在馳名商標的保護上開創了一個新的領域，其對馳名商標的保護力度之強是前所未有的，當今世界上除了美國以外，其他國家都沒有關于反商標淡化方面的專門立法，因此，我們在實踐中運用這一理論時，很自然的要考慮與國情相適應的問題。美國在世界上有那么多的馳名商標，因而強化對馳名商標的保護自然是對其有利的。而我國自己在國際上馳名的商標又有多少？商標淡化的理論至少在目前可能會更多的保護“洋商標”的利益。這同時也會給我國的企業造成一種無形的壓力，因為商標淡化理論根本就不要求是否與馳名商標造成混淆或誤導，只要商標權人認為他人的商標“淡化”了其馳名商標，商標權人就可以把對方送上“被告席”，而對于什么是“商標淡化”，在目前卻很難說清楚，在這種情況下，企業的經濟實力就在雙方的訴訟對抗中具有決定性的意義，這對于我國的大多數企業來說明顯處于不利地位。所以，有的學者指出“美國的著名商標保護制度是一種極端的使“強者更強，弱者更弱”的制度。” （4）
最后，筆者認為，商標就其本來面目而言，是一種區別不同商品和服務的商業標記，以避免消費者在選擇商品和接受服務時產生混淆和誤導，因此商標法所直接保護的是消費者的權益。而商標侵權行為則是一種搭他人“便車”的行為，即通過使用與他人相同和相似的商標來達到混淆或者誤導消費者從而牟取不正當的利益的行為。而如果行為人使用的商標不會與他人的商標造成混淆或者誤導，那么他實際上既不會損害消費者的利益，也不會損害商標權人的利益，那么他的行為就是一種對社會無害的行為，這也就是傳統的商標法一貫堅持混淆理論的主要理由。但是商標淡化理論則一反傳統商標法以消費者為直接保護對象的做法，轉而以保護馳名商標權人為中心。而且不論他人的商標是否與其馳名商標相混淆和誤導，都可以以“淡化”為名追究他人的民事責任，這實際上使馳名商標的權利人擁有了可以吞噬本可以由他人合理使用商標的社會公眾利益的空間的權利，在這一點上，商標淡化理論已經走的有些遠了！
（英文標題：The theory about trademark dilution should be limited to use）
（1）甘娟 ：《商標淡化在審判實踐中的具體應用》。
（2）黃暉著 《馳名商標和著名商標的法律保護》，法律出版社，第151頁。
（3）該案的詳細介紹參見孫遠釗 ：《美國知識產權法最新發展評析》，載《中國高校知識產權研究會第十一屆年會論文集》。
（4）唐廣良：《美國“反網域霸占法”確立的域名爭議規則》，載《環球法律評論》2001.春。
（本文發表于《中華商標》2004年第1期）
作者：林海濤，男，山東青島人，現為上海大學知識產權學院02級碩士研究生，主要從事知識產權法方面的學習和研究。本文僅代表作者個人的見解，如有不同意見請通過shhdxlht@sohu.com與作者聯系。
