[ 湯淡寧 ]——(2016-4-4) / 已閱11085次
【摘要】
專利行政部門應權(quán)利人申請作出涉案產(chǎn)品對某一具體專利權(quán)侵權(quán)成立或不成立的認定是《專利法》賦予專利行政機關(guān)的法定職權(quán)，但以往執(zhí)法實踐中往往各地專利行政部門認定侵權(quán)的標準不統(tǒng)一。2016年3月，國家專利局公布了《專利侵權(quán)行為認定指南（征求意見稿）》，對各地專利行政執(zhí)法部門如何認定專利侵權(quán)行為提出了統(tǒng)一的法律適用標準。
【正文】
專利行政執(zhí)法保護與司法訴訟保護“雙軌制”是我國《專利法》特有的制度，專利行政執(zhí)法的法律依據(jù)是《專利法》第60條，即專利行政部門對認定侵犯他人專利權(quán)的行為可以做出“責令停止侵權(quán)”的具體行政行為。專利行政執(zhí)法具有成本低、效率高等明顯優(yōu)勢，而且一旦被認定侵權(quán)成立，會大大降低后續(xù)的民事賠償訴訟的難度，但專利行政執(zhí)法在以往執(zhí)法實踐中也有明確缺點，主要體現(xiàn)各地專利行政部門認定專利侵權(quán)的執(zhí)法標準不統(tǒng)一，導致專利行政部門在認定之后引發(fā)的行政訴訟中訴訟風險較高。2016年3月，國家專利局公布了《專利侵權(quán)行為認定指南（征求意見稿）》（以下簡稱《認定指南》），結(jié)合近年來的司法審查實務案例，我們來看一看其中的亮點。
（一）《認定指南》明確了認定侵犯專利權(quán)行為的4個構(gòu)成要件：
（1）行為對象是國家專利局公告授權(quán)的有效專利，即不包括已失效或被無效或部分無效的專利；
（2）行為人以生產(chǎn)經(jīng)營為目的，對生產(chǎn)經(jīng)營目的的認定應重點考察行為本身的性質(zhì)而并非行為人單位的性質(zhì)；
（3）行為人有實施他人專利的行為，即制造、使用、銷售、許諾銷售和進口；
（4）行為人的行為未被《專利法》明確規(guī)定為不侵犯專利權(quán)，從該規(guī)定的表述來看，包括不屬于《專利法》第62條規(guī)定的不侵犯專利權(quán)情形以及第69條規(guī)定的不視為侵權(quán)專利權(quán)情形。
（二）《認定指南》明確了認定侵犯某一具體專利權(quán)的2個判斷條件：
（1）涉案產(chǎn)品或方法落入某一具體專利權(quán)的保護范圍，即涉嫌侵權(quán)的產(chǎn)品或方法應當是某一具體專利權(quán)所保護的或者該涉嫌侵權(quán)的產(chǎn)品是某一具體發(fā)明專利權(quán)所保護的專利方法直接獲得的。在保護范圍的認定標準上，2015年2月1日之后從法律規(guī)定層面“多余指定”已經(jīng)退出的歷史舞臺，涉嫌侵權(quán)的產(chǎn)品或方法均應當符合某一具體專利權(quán)的全部技術(shù)特征，即實行“全面覆蓋”原則。值得注意的是，除了保護范圍的認定標準之外，以往的案例中還出現(xiàn)過對涉案產(chǎn)品或方法究竟落入哪一個具體專利權(quán)保護范圍的爭議【參見《最高人民法院公報》2011年第1期上海全科工貿(mào)有限公司VS上海市知識產(chǎn)權(quán)局專利侵權(quán)糾紛處理決定案】，從《認定指南》的規(guī)定來看，應當是以上述案件中裁判觀點為準，即僅作涉嫌侵權(quán)產(chǎn)品與專利權(quán)人或其被許可人主張的專利權(quán)之間保護范圍的比較，而不考慮其他專利權(quán)或現(xiàn)有技術(shù)。此外，2016年4月1日起施行的《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》（以下簡稱《解釋（二）》第二十三條也作了相應規(guī)定：“被訴侵權(quán)技術(shù)方案或者外觀設(shè)計落入在先的涉案專利權(quán)的保護范圍，被訴侵權(quán)人以其技術(shù)方案或者外觀設(shè)計被授予專利權(quán)為由抗辯不侵犯涉案專利權(quán)的，人民法院不予支持。”
（2）涉案行為屬于專利法上的侵權(quán)行為，即《專利法》第11條列舉的實施專利權(quán)的行為之外的其他行為“不構(gòu)成實施專利的行為，不能采用類比的方式將其納入侵犯專利權(quán)行為的范疇”。
（三）《認定指南》明確了實施專利權(quán)行為與其他非實施行為的界限：
（1）設(shè)計行為：未將設(shè)計轉(zhuǎn)化為專利產(chǎn)品的，不屬于制造行為；
（2）倉儲、運輸行為：除構(gòu)成共同侵權(quán)外，行為人單純的倉儲、運輸專利產(chǎn)品的，不構(gòu)成侵權(quán)；
（3）維修、組裝、再造行為：用于發(fā)揮專利產(chǎn)品正常功能的必要維修，不構(gòu)成侵權(quán)；用零部件組裝專利產(chǎn)品，屬于制造行為，構(gòu)成侵權(quán)；在報廢的專利產(chǎn)品基礎(chǔ)上再加工的“再造”，構(gòu)成侵權(quán)；
（4）儲存、保存行為：通常不構(gòu)成使用專利權(quán)的行為，但僅其儲存或保存便構(gòu)成實際使用的行為除外，例如急救裝置、救火設(shè)備等屬于備用性質(zhì)的產(chǎn)品；
（5）銷售行為與許諾銷售行為的區(qū)分：以買賣合同是否成立為判斷標準，若未訂立書面合同的，則以是否完成“要約”、“承諾”締約行為構(gòu)成事實合同關(guān)系為標志。
（四）《認定指南》明確了2種情形下視為專利權(quán)人給予了實施專利權(quán)的默示許可：
（1）基于技術(shù)標準產(chǎn)生的默示許可：《認定指南》規(guī)定，如果專利權(quán)人參與標準制定時未向標準化組織充分披露其專利，而該專利又被納入國家、行為或地方標準的，視為專利權(quán)人許可他人在實施標準的同時實施該專利。這種情形下對默示許可的推定頗像專利侵權(quán)判定中的“捐獻原則”，要求專利權(quán)人在參與標準制定時充分披露其已經(jīng)獲得的專利，否則就有違誠實信用原則，也有損公眾利益。《認定指南》還規(guī)定，如果專利的實施必須以納入國家標準為前提，即使專利權(quán)人主動將專利納入技術(shù)標準中，也不能就此認定專利權(quán)人默示許可他人使用，而應結(jié)合專利權(quán)人將專利權(quán)納入標準的主觀動因、客觀必須程度等因素。對于這種情形，我們可以再來看一個案例【（2014）蘇知行終字第0002號，葛芳訴江蘇省知識產(chǎn)權(quán)局涉標準專利侵權(quán)糾紛案】，該案中的裁判觀點認為：“專利權(quán)人參與行業(yè)非強制性技術(shù)標準制定所貢獻的專利權(quán)范圍，應當根據(jù)專利權(quán)人簽署的貢獻者協(xié)議的約定，作出公平合理的解釋和界定……如果專利權(quán)人承諾貢獻的技術(shù)范圍僅是專利的獨立權(quán)利要求，而不包括從屬權(quán)利要求，即使相關(guān)從屬權(quán)利要求中的附加技術(shù)特征屬于現(xiàn)有技術(shù)特征，也不應當將從屬權(quán)利要求納入貢獻范圍。”換言之，作為專利權(quán)人而言，在參與標準制定時將專利權(quán)納入標準并不意味著把整個專利權(quán)都“捐獻”掉了，而是可以根據(jù)技術(shù)方案的保護層級貢獻不同的權(quán)利要求。《解釋（二）》第二十四條也規(guī)定：“推薦性國家、行業(yè)或者地方標準明示所涉必要專利的信息，被訴侵權(quán)人以實施該標準無需專利權(quán)人許可為由抗辯不侵犯該專利權(quán)的，人民法院一般不予支持。”
（2）基于產(chǎn)品銷售而產(chǎn)生的專利默示許可：對這一情形下如何推定存在默示許可《認定指南》規(guī)定了兩個條件，一是涉案產(chǎn)品除了用于實施專利技術(shù)外，沒有任何其他用途，二是專利權(quán)人或其被許可人在銷售涉案產(chǎn)品時沒有明確提出限制性條件。
（五）《認定指南》明確了保護專利方法所延及的產(chǎn)品中“直接獲得”的含義：
我們知道，《專利法》第11條規(guī)定了對專利方法的保護延及“依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品”，但何為“依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品”，并沒有任何具體的法律或司法解釋規(guī)定，也沒有具體的認定標準。
最高人民法院公布的“2010年中國法院知識產(chǎn)權(quán)司法保護50件典型案例之二”【（2009）民提字第84號】中認為：“依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品”的認定與該產(chǎn)品能否直接供消費者使用無關(guān)，一審法院以“左旋氨氯地平作為一種化合物，本身并不能成為直接供消費者消費的產(chǎn)品，……涉案專利為左旋氨氯地平的拆分方法，依據(jù)該方法不能直接得到產(chǎn)品，而左旋氨氯地平化合物與馬來酸、苯磺酸等經(jīng)過成鹽工藝成為馬來酸左旋氨氯地平、苯磺酸左旋氨氯地平后，才真正成為產(chǎn)品”為由，將涉案專利權(quán)的保護范圍延及華盛公司、歐意公司生產(chǎn)的馬來酸左旋氨氯地平及其片劑，適用法律亦顯然不當”。
上述案例的裁判觀點對《認定指南》中相關(guān)表述的形成影響頗大，但《認定指南》并沒有照搬上述裁判觀點中的邏輯，而是作了一些修正，主要體現(xiàn)在這種“轉(zhuǎn)化”是否屬于本領(lǐng)域的公知技術(shù)。《認定指南》規(guī)定：所謂“直接獲得”，應當指完成專利方法的最后一個步驟后所獲得的最初產(chǎn)品；當主題名稱中的目標產(chǎn)品與完成最后一個方法步驟后獲得的最初產(chǎn)品不一致時，需要根據(jù)說明書的內(nèi)容，考察二者的關(guān)系；如果說明書中已經(jīng)明確最后一個方法步驟的最初產(chǎn)品能通過常規(guī)的方法轉(zhuǎn)化為主題名稱中的目標產(chǎn)品，則該權(quán)利要求直接獲得的產(chǎn)品是所述主題名稱中的目標產(chǎn)品；如果說明書中沒有明確最后一個方法步驟獲得的最初產(chǎn)品如何轉(zhuǎn)化為主題名稱中的目標產(chǎn)品，并且轉(zhuǎn)化方法非所屬領(lǐng)域的公知技術(shù)，則該權(quán)利要求直接獲得的產(chǎn)品是最后一個方法步驟獲得的最初產(chǎn)品。
【作者】
湯淡寧，上海市匯業(yè)律師事務所合伙人律師、兼具專利代理人、中國注冊稅務師資格、兼任勞動爭議仲裁員。先后在上海交通大學法學碩士、華東政法大學法學學士，華東理工大學計算專業(yè)畢業(yè)。
