[ 湯淡寧 ]——(2016-7-24) / 已閱13375次
引言:2016年4月1日起施行的《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋(二)》規(guī)定了7條“權(quán)利公示性規(guī)則”,包括:封閉式組合物規(guī)則(第七條)、功能性特征規(guī)則(第八條)、使用環(huán)境特征規(guī)則(第九條)、制備方法特征規(guī)則(第十條)、技術(shù)步驟順序規(guī)則(第十一條)、數(shù)值限定特征(第十二條)、適用禁止反悔原則規(guī)則(第十三條)。該7條“權(quán)利公示性規(guī)則”將對今后侵犯專利權(quán)糾紛案件中專利權(quán)人權(quán)利要求保護(hù)邊界的識別和劃界、被控侵權(quán)人針對涉案專利權(quán)利要求的反制和規(guī)避產(chǎn)生重大影響。
解讀《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋(二)》權(quán)利公示性規(guī)則系列之一
功能性特征的定義、比對及裁判規(guī)則
一、功能性特征的定義
《司法解釋(二)》第八條第一款規(guī)定:“功能性特征是指對于結(jié)構(gòu)、組分、步驟、條件或其之間的關(guān)系等,通過其在發(fā)明創(chuàng)造中所起的功能或效果進(jìn)行限定的技術(shù)特征,但本領(lǐng)域普通技術(shù)人員僅通過閱讀權(quán)利要求即可直接、明確地確定實(shí)現(xiàn)上述功能或者效果的具體實(shí)施方式的除外。”這是專利法律領(lǐng)域的上位法第一次對功能性特征給出完整定義。
我們來比較一下之前的司法解釋或司法規(guī)范性文件中對“功能性特征”有哪些規(guī)定:
(1)2010年1月1日起實(shí)施的《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》(下稱《司法解釋(一)》中對功能性特征的定義是“以功能或效果表述的技術(shù)特征”;
(2)上海高院《專利侵權(quán)糾紛審理指引(2011)》中規(guī)定了兩條有關(guān)功能性特征的識別規(guī)則:第一,“功能性特征=功能/步驟+缺少結(jié)構(gòu)/工藝過程”,第二,“權(quán)利要求所記載的結(jié)構(gòu)/工藝過程可實(shí)現(xiàn)該特征的功能的,不是功能性特征”;
(3)上海高院2014年8月發(fā)布的《專利侵權(quán)案件裁判規(guī)則的探索與發(fā)展》一文給出的定義是:“功能性技術(shù)特征是指對于產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、部件、組分或其之間的關(guān)系或者方法的步驟、條件或其之間的關(guān)系等,通過其在發(fā)明創(chuàng)造中所起的作用、功能或效果進(jìn)行限定的技術(shù)特征,但本領(lǐng)域普通技術(shù)人員通過閱讀權(quán)利要求書、說明書和附圖可以直接、明確地確定技術(shù)內(nèi)容的技術(shù)特征除外。”
從上述數(shù)份文件中對功能性特征定義的變化和發(fā)展可以看出,本次《司法解釋(二)》對功能性特征的定義也是歷經(jīng)多次總結(jié)提煉而來。值得注意的是,與2014年8月上海高院該文給出的定義相比,兩者在排除某一技術(shù)特征為功能性特征時所依據(jù)的專利文件的范圍有所不同,前者表述為“權(quán)利要求”,后者表述為“權(quán)利要求書、說明書和附圖”。
二、功能性特征的比對規(guī)則
對于功能性特征的比對規(guī)則,《司法解釋(二)》第八條第二款作了如下規(guī)定:“與說明書及附圖記載的實(shí)現(xiàn)前款所稱功能或者效果不可缺少的技術(shù)特征相比,被訴侵權(quán)技術(shù)方案的相應(yīng)技術(shù)特征是以基本相同的手段,實(shí)現(xiàn)相同的功能,達(dá)到相同的效果,且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的,人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該相應(yīng)技術(shù)特征與功能性特征相同或等同。”(下稱“新規(guī)則”)
此次的新規(guī)則一定程度上顛覆了原有的規(guī)定,《司法解釋(一)》規(guī)定法院應(yīng)當(dāng)“結(jié)合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實(shí)施方式及其等同的實(shí)施方式,確定該技術(shù)特征的內(nèi)容。”(下稱“舊規(guī)則”)。
這新舊規(guī)則之間,可能存在的差異在何處?我們以“2014年上海知識產(chǎn)權(quán)十大典型案件之三:諾基亞公司與上海華勤通訊技術(shù)有限公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案”為例。該案的裁判觀點(diǎn)中認(rèn)為:“權(quán)利要求中以‘被配置為’表述的技術(shù)特征均應(yīng)結(jié)合說明書和附圖描述的具體實(shí)施方式及其等同方式確定其內(nèi)容。諾基亞公司所主張的專利說明書對權(quán)利要求所作說明或所提供實(shí)例,多數(shù)涉及的仍然是方法、步驟或者功能,而缺乏對裝置本身的描述。并且進(jìn)一步檢查說明書全文,仍然不能發(fā)現(xiàn)關(guān)于裝置本身如何“被配置為”的具體實(shí)施方式。因此,諾基亞公司專利權(quán)利要求的保護(hù)范圍結(jié)合說明書仍然不能確定。鑒于諾基亞公司專利權(quán)利要求7的保護(hù)范圍不能確定,無需亦無法就華勤公司是否實(shí)施了諾基亞公司專利進(jìn)行確定,自不應(yīng)判定華勤公司構(gòu)成侵權(quán)。”可見,終審法院的裁判思路是基本照搬了《司法解釋(一)》以及《專利侵權(quán)糾紛審理指引(2011)》中的規(guī)定。
但如果本案適用此次的新規(guī)則結(jié)果會如何呢?筆者認(rèn)為,應(yīng)當(dāng)注意到新規(guī)則相較于老規(guī)則的幾個重大變化對今后類似案件帶來的啟示:
第一,新規(guī)則并沒有限定對功能性特征的解釋只能依據(jù)具體實(shí)施例或等同實(shí)施例,這就意味著對功能性特征“不可缺少的技術(shù)特征”的發(fā)現(xiàn)和確認(rèn),可以從背景技術(shù)、從公知常識、從專利審查檔案,甚至從被控侵權(quán)技術(shù)方案的技術(shù)檔案中去發(fā)現(xiàn),這大大擴(kuò)展了功能性特征的比對基礎(chǔ)。
第二,新規(guī)則在比對時僅考慮為功能性特征帶來相同功能和效果的“相應(yīng)技術(shù)特征”,而不必考慮被控侵權(quán)技術(shù)方案的其他技術(shù)特征或者其他功能和效果,這對于專利權(quán)人而言是有利的。
第三,新規(guī)則明確了比對“基本相同的手段”和“無需創(chuàng)造性勞動”這兩點(diǎn),這意味著對功能性特征貼上了“創(chuàng)造性”的標(biāo)簽,引導(dǎo)專利權(quán)人可以結(jié)合本領(lǐng)域公知常識、結(jié)合其他現(xiàn)有技術(shù)來否定被控侵權(quán)技術(shù)方案中相應(yīng)功能或效果的“創(chuàng)造性”。
第四,新規(guī)則一方面對權(quán)利要求中的功能性特征的保護(hù)作了有利于專利權(quán)人的解釋,另一方面也對權(quán)利人的專利申請文件撰寫水平提出了更高的要求,如果權(quán)利人的專利申請階段為了獲得更大的保護(hù)范圍而沒有適當(dāng)濾掉權(quán)利要求中的“水分”,則可能會在司法程序中當(dāng)面臨對功能性特征的解釋時產(chǎn)生于已不利的法律風(fēng)險,甚至進(jìn)而導(dǎo)致敗訴或?qū)@麢?quán)被無效宣告的后果。
三、既有案例中功能性特征的裁判規(guī)則
1、權(quán)利要求+具體實(shí)施例:權(quán)利要求未對某一功能性部件的結(jié)構(gòu)特征及其與其他部件之間關(guān)系進(jìn)行描述,僅以該功能性部件在技術(shù)方案中的作用、功能和效果來進(jìn)行表述的,應(yīng)結(jié)合說明書和附圖描述的該功能和效果的具體實(shí)施方式及其等同的實(shí)施方式,來確定該功能性部件的內(nèi)容。
2、權(quán)利要求+公知常識:權(quán)利要求并未記載某一功能性部件的具體結(jié)構(gòu),只是描述了該功能性部件所要實(shí)現(xiàn)的功能,也沒有證據(jù)可以證明在所屬技術(shù)領(lǐng)域中已經(jīng)存在技術(shù)結(jié)構(gòu)相對固定且為所屬領(lǐng)域普通技術(shù)人員所熟知的該功能性部件,故該功能性部件是一項功能性特征。
3、從權(quán)不得被用來解釋獨(dú)權(quán):對獨(dú)立權(quán)利要求中的功能性特征不得根據(jù)從屬權(quán)利要求中記載的相應(yīng)功能性特征的具體結(jié)構(gòu)進(jìn)行解釋。
作者:湯淡寧
作者單位:上海市匯業(yè)律師事務(wù)所
2016年7月23日
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