[ 湯淡寧 ]——(2016-8-9) / 已閱23627次
一、什么是禁止反悔原則？
民商法及訴訟法上均有“禁反言原則”(estoppel)，而在專利侵權領域這一規定統一稱為“禁止反悔原則”。在專利授權確權程序中，專利權人往往往會通過對權利要求或說明書的限縮以便獲得授權或維持權利有效，但在侵權訴訟中又試圖又通過等同侵權將已放棄的技術方案重新納入專利權的保護范圍。2010年《司法解釋（一）》第六條規定：“專利權人在無效宣告程序中，通過對權利要求的修改而放棄的技術方案，權利人在侵犯專利權糾紛中又將其納入專利權保護范圍的，人民法院不予支持。”可以注意到該條款其適用范圍僅限于“無效宣告程序”，而司法實踐中大量專利權人違反禁反言的情形均發生在專利侵權訴訟中專利權人對授權程序中所作陳述的反言，而且并非每一起專利侵權訴訟均會伴隨著無效宣告程序，故此次新頒布的《司法解釋（二）》第十三條規定：“權利人證明專利申請人、專利權人在專利授權確權程序中對權利要求書、說明書及附圖的限縮性修改或者陳述被明確否定的，人民法院應當認定該修改或者陳述未導致技術方案的放棄。”
該條款的亮點在于：
1、把禁止反悔原則所禁止反的“言”的適用范圍范圍擴大到了“專利授權確權程序”，即包括了專利申請、公開、公布、實審、授權和公告、復審、無效和無效司法審查在內的整個專利權生命周期。
2、正向激勵專利權人高質量地撰寫專利申請文件和提高專利申請文件修改、答復的水平（特別注意要聘請專利代理律師），規定了限縮性修改或陳述必須“被明確否定”，才可視為技術方案的不放棄，這實際上也是反向激勵被控侵權人或者利害關系人通過無效宣告程序來“擠壓”專利權的保護范圍，擠掉專利權保護范圍的“水分”。
二、專利授權確權程序中可能存在“限縮性修改或陳述”的情形
1、授權程序中的修改
在初審和實審階段中，對專利申請文件的主動修改或被動修改均不得違反《專利法》第三十三條的規定，即不得超過“原說明書和權利要求書記載的范圍”。（注：最高院在以往判例中曾認為在專利授權程序中只要專利權人不違反《專利法》第三十三條，則對專利申請文件的修改不應適用禁止反悔原則。）
在復審階段中，對專利申請文件的修改僅限于消除駁回決定或復審通知書指出的缺陷。
2、確權程序中的修改
在確權（無效）程序中，依照《審查指南》的規定，對權利要求書的修改僅限于三種方式：（1）刪除權利要求或刪除部分技術方案（可刪除獨權，也可刪除從權）；（2）合并權利要求（對從屬于同一獨權的兩項以上從權進行合并，前提是必須刪除該獨權）。
三、比較不同情形下“限縮性修改或陳述”對專利權保護范圍的影響
案例：以下是某專利的《權利要求書》授權文本
1、一種產品，包括特征a1、b。
2、如權利要求1所述的產品，其特征在于所述特征b為b1。
3、如權利要求1所述的產品，其特征在于還包括特征c。
問題1：該專利在提交申請時的權利要求中記載了特征a，說明書記載了特征a可以是a1、a2或a3，并給出了a1和a2的實施例，審查員認為特征a得不到說明書支持，申請人在意見陳述中將a改為a1，并很快得到授權。若被控侵權技術方案包括特征a2、b，且a1與a2屬等同特征，則被控侵權技術方案是否落入權1的保護范圍？
問題2：該專利的說明書中并未明確特征b的作用，在無效程序中，專利權人解釋稱特征b具有x和y兩個作用。若被控侵權技術方案包括特征a1、b’，其中特征b’與屬等同特征，但又得知b’僅具有作用x，不具備作用y，則被控侵權技術方案是否落入權1的保護范圍？
問題3：在無效程序中，權1被專利復審委決定宣告無效，在權2、3基礎上維持該專利有效。若被控侵權技術方案具備特征a1、b1’，其中b1’與b1屬等同特征，則被控侵權技術方案是否落入權2的保護范圍？
問題4：在無效程序中，若權1被專利權人主動刪除，專利復審委決定在權2、3基礎上維持該專利有效。若被控侵權技術方案具備特征a1、b1’，其中b1’與b1屬等同特征，則被控侵權技術方案是否仍然落入權2的保護范圍？
問題5：在無效程序中，權1、2被專利復審委員會決定宣告無效，在權3基礎上維持該專利有效。若被控侵權技術方案具備特征a1、b、c’，其中c’與c屬等同特征，則被控侵權技術方案是否還是落入權3的保護范圍？
（注：本節所述問題均改編自最高法公報案例、《人民司法案例》或省高院案例）
四、禁止反悔原則的既有裁判規則
裁判規則1：適用禁止反悔原則的前提應當是專利申請人對被控侵權技術方案中的相應技術特征所做的“限縮性修改放棄”或“陳述放棄”必須是明示的，且已被記錄在專利審查檔案中。
裁判規則2：“限縮性修改放棄”或“陳述放棄”的保護范圍，應當是基于克服實質性缺陷的需要（缺乏新穎性或創造性、缺少必要技術特征、權利要求得不到說明書支持、說明書未充分公開等），或者對專利權的授權或維持產生了實質性作用。
裁判規則3：被控侵權技術方案中的技術特征與“限縮性修改放棄”或“陳述放棄”的技術方案的相應技術特征構成等同的，不構成侵權，但該等同技術特征在權利要求修改時是所屬技術領域的技術人員不能預見的除外。
裁判規則4：屬于一個總的發明構思的產品專利對其制備方法的方法專利有限定作用，如果被訴侵權產品不構成侵權，則該產品的制備方法必然不侵權。
裁判規則5：若獨權被宣告無效而在其從權維持有效，而該從權中的附加技術特征未被該獨權所概括，且專利權人未曾作自我放棄，則因該附加技術特征沒有原始的參照，故不能推定該附加技術特征之外的技術方案已被全部放棄。若從權中的某一附加技術特征未被獨權所概括，則不能推定專利權人放棄了與該附加技術特征的等同特征所限定的技術方案。
作者：湯淡寧
作者單位：上海市匯業律師事務所
2016年8月8日
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