[ 樊永富 ]——(2001-8-3) / 已閱30167次
涉外經濟活動中的知識產權保護問題
樊永富律師
(南京知識律師事務所,210009)
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世界經濟已經進入知識經濟的時代，如果說農業社會的最大資源是土地、工業社會的最大資源是有形資本的話，那么當今社會的最大資源就是知識產權這一無形資產。作為世界經濟組成部分之一的中國經濟同樣也不可能背離這個規律。在當前我國依托對外開放、積極引進外資、努力開展對外經濟技術合作、多層次全方位開展的涉外經濟活動過程中，產生、激化了大量的有關保護知識產權及開展知識產權戰略的問題。如何早日發現、透徹分析、圓滿解決這些問題成為我們能否在涉外經濟活動中確保自身經濟安全與經濟利益的關鍵性焦點。
知識產權就是一切人類智力活動的成果權，也叫做智慧財產權，主要包括包括專利權、商標權、著作權以及反不正當競爭中的商業秘密（專有的技術信息與經營信息）等。隨著TRIPS協議在GATT的烏拉圭回合談判中的達成，知識產權問題在世界貿易中的地位得到了進一步的凸現，成為當代國際科技與經濟合作的基本環境條件之一。雖然我國目前還尚未完成入世談判，但是在涉外經濟活動中知識產權保護問題時時刻刻都擺在我們面前。在過去的涉外經濟活動中對于知識產權問題，我國的企業吃了大量的虧、受到了很大的損失，其教訓是深刻的。但是，由于在全社會沒有真正確立起知識產權意識，絕大多數的企事業單位，尤其是其中起決策作用的企事業單位領導，仍然沒有將有利于本單位長遠發展的知識產權戰略問題放在應有的位置上。在行將“入世”之時，對知識產權一向陌生的國內大多數企事業單位來說，盡快熟練掌握知識產權國際游戲規則是至關重要的。反之，在我國市場經濟發展的新環境中和“入世”在即的大趨勢下，我國企業如果缺乏足夠的認識，不懂得如何把經營戰略的重心放到注重知識產權法律保護的基點上，就會苦無對策，坐失良機。通過本次調研，發現了許多具有共性的問題，值得加以總結并迫切地需要相關的企事業單位及時采取有力措施加以解決。本文從涉外經濟活動的主要類型入手，分析在該類活動中出現的典型的知識產權問題并相應地提出有關的建議或對策。
一、 引進外資中的知識產權問題
積極引進外資以及先進技術，開展技術、產品的進出口貿易，是加快企業技術進步和搞活企業經濟的重要內容和途徑。在引進外資的過程中，由于我國某些企業或相關部門不懂得知識產權制度的專有性、地域性、時間性原則，往往急于達成引資的協議而忽視了對外方提供的、作價入資或許可使用的專利、商標、商業秘密等知識產權的審查核實，無端地多支付了本不應支付的大筆費用，使中方受到損失、合資企業處于被動。
1、 知識產權的有效性問題
正如我們所了解的那樣，知識產權是具有地域性、時間性、無形性的權利，在一國有效的知識產權不一定在另外一國就必然受到保護。除商業秘密外，知識產權都是在一定期限里的權利，而不是永久的權利。在引進外資中，中方往往盲目迷信外方宣傳的其技術有多少多少項專利、專有技術如何先進、如何獨家所有，而不認真考察核實協議中所涉及到的知識產權的有效性問題，使得外方抬高出資的作價評估先期獲得了額外的收益。
其主要表現方面有：
A、 用已經進入公有領域的過期知識產權（專利）冒充處于保護期的知識產權（有效專利）
在引進外資的過程中，外方利用中方對新技術的不熟悉及對外方的盲目迷信，故意將過期的知識產權（主要是過期專利）也作為轉讓或許可的標的，使中方為本已處于公有領域的任何人都可以免費使用的東西支付轉讓費或許可使用費。
例如，我國的某汽車廠在與外商進行合資談判過程中，外方提出技術入股方式的具體方案，以其中的97件專利技術，共折合1600萬美元入股，由于這家企業不懂得專利法，沒有了解這些專利技術的法律狀態就草草簽約。直到后來才得知，97件專利技術中的23件專利是過期的，還有29件專利已臨近到期，13件則剛剛申請中，真正算數的專利只有32件，占總專利數的33%，也就是說2/3的專利是不能折算股金投資入股的，該企業吃虧上當，追悔莫及。
對于這種情況，其實中方完全可以避免，只需要在合同談判時由外方提供有效的知識產權證明文件，同時自己或委托法律服務機構查詢該知識產權的權利狀態即可避免。對于經常發生的轉讓過期專利的問題，通過專利聯機檢索就可有效防止。
B、 要求對已經處于公有領域的所謂“專有技術”支付費用
該種情況類似于過期知識產權問題，只是由于屬于商業秘密范疇的“專有技術”的時間性是由其自身的保密狀態的持續時間所決定的，所以一旦由于某種原因（非受讓方的原因）而處于公開狀態，則該專有技術即屬于公有技術，任何人都可以無償使用，作為受讓方有權不再支付使用費。在引進外資過程中，由于中方對相關技術的發展跟蹤不緊，導致外方將公有技術作專有技術高價轉讓或許可我方使用，給我方造成損失而外方已先期收回成本甚至已經先期獲利。
C、 沒有分許可權而許可
由于知識產權的專有性特征。除非權利人授權他人有分許可的實施權，則任何人無權許可他人實施權利人的知識產權。如果外方對其許可中方使用的知識產權（主要表現為專利、商標）并不享有分許可權，且并非是該知識產權的權利人，則其許可中方的行為超越了其權利范圍。致使中方在使用了該項知識產權之后必然將會成為侵權人，到時中方將要承擔侵權責任，尤其是在中方將產品銷往權利產生國時，更會給中方造成重大損失。
例如，在前些年，我國的一些電視生產廠家從日本引進了許多彩色電視生產技術和生產線，其中包括一些專利技術。但這些從日本引進的技術中，有相當一部分專利技術并不屬于日本廠商，而是日本廠商從美國RCA公司購買的。但在談判時，日本沒有提及這方面的情況，而我國的許多生產廠家也沒有經驗。在談判、簽約時沒有考慮到引進技術中涉及的第三方的專利的問題，沒有寫上效力擔保條款，明確雙方在涉及第三方專利時的權利、義務和責任。致使在我國彩電市場趨于飽和，許多廠家在積極尋求彩電出口創匯而出口到美國和西歐一些國家時，美國RCA公司就向我方提出侵權和賠償要求，要求和我方進行專利許可談判，否則這些彩電不能進入美國和西歐市場，從而使我國企業的利益受到很大損失。
對于出口中存在的知識產權問題我們將在第三部分詳述。
D、 要求國內企業對其在國內并不享有權利的外國知識產權支付費用
外方經常利用中方在知識產權地域性問題上存在的模糊理解，要求中方對外方在中國國內并不享有權利的外國知識產權支付使用費。而根據知識產權的地域性特征，在一國受保護的知識產權并不必然在另外一國同樣受到保護或受到同樣的保護。所以對于一些已經過了優先權期限的外國知識產權（主要是指外國專利），中方完全可以免費拿來使用而無須支付任何許可使用費（權利金），如果外方對此要求權利金就是外方對中方的一種盤剝行為，在以此作價出資時就是一種變相的虛假出資行為。
但是，如果我國企業生產的產品主要是外銷到該受到知識產權保護的國家的話，外方要求支付知識產權使用許可費的要求就是完全合理合法的。反之，如果產品只是在國內銷售且外方的知識產權已經過了優先權期限而不可能在中國境內獲得知識產權的話，外方的要求就是完全沒有道理的。
2、 在投資中利用將相關知識產權分割轉讓的方式進行控制
外方為了在經濟上達到控制中方或合資企業的目的，同時避免過于引人注目或投入過多產生風險，而往往拋棄那種以股權控股方式加以控制的做法，轉而采取在知識產權方面加以控制。由于合資企業中往往采用的是外方投入或許可使用的技術，其知識產權控制方式更能達到以小投入達到強力控制的目的。外方對此經常采取的方式是將相關的知識產權分割轉讓或許可：或只轉讓、許可中方使用其某主項目專利技術而不轉讓、許可必須配套使用的專利技術，保留部分不轉讓或轉讓給其自己的外資公司，使得受讓方的配件來源或原料來源被外方壟斷或控制，受讓方只得受制與人；同樣地，外方或只轉讓、許可中方使用專利技術而不轉讓、許可使用相關的專有技術，使得受讓方依此技術生產出的產品在質量上不能與完全由外方自身生產的產品一致，致使在市場競爭中出于劣勢。由于工程項目已經完全啟動生產，外方往往再次向中方兜售其相關技術，而中方迫于市場形勢，如不購買其相關技術則先期的投入不能發揮預期的效用，在此壓力下中方只得屈從于外方。
3、 將侵權技術或產品到國內投資生產
由于世界各國對知識產權保護工作的日益加強，尤其是在發達國家知識產權保護已經被放在戰略性的高度上，行政執法部門及司法部門對知識產權侵權行為的打擊都是不遺余力的。于是某些不法商人在其本國實施侵權行為的風險也就越來越大，他們為了規避風險往往持侵權技術或產品到外國投資生產。按照知識產權地域性的特征，如果它國的權利人未在中國獲得保護，則以此種方式生產出的產品或使用的方法在中國境內并不侵犯他人權利，對此我們往往還可以接受。但是這種方式給中方或合資企業帶來極大的風險，風險主要存在于以下幾個方面：
1) 產品出口存在風險
由于是通過侵權技術所生產出的產品，所以該產品不能越出國境。一旦產品出口到權利人享有權利的國家或地區境內時，就成為侵權產品而將面臨侵權訴訟，其后就是高額的侵權損害賠償，生產企業往往得不償失。如果企業當初就是為了出口外銷的目的而建立的，則該目的將永遠沒有實現的可能。
2) 企業擴大生產存在風險
由于知識產權制度中存在著優先權制度（主要是指專利和商標），權利人只要在優先權期內，則隨時可能依據優先權原則在國內相關的知識產權管理部門獲得知識產權的行政授權并可立即主張權利。那么自此我方不僅不能出口到國外，而且在本國市場中也失去了繼續擴大生產的可能。依照先用權原則，享有先用權的一方只能在原有的規模及范圍內繼續使用，否則就構成侵權。
3) 引資環境存在風險
在引資環境方面，硬件條件是問題的一個方面，軟件環境條件是問題的另一個方面且越來越受到外商的重視。作為軟件環境的重要構成要件的知識產權保護環境方面，外商歷來是非常重視的。其不會將花費大量時間與成本的知識產權投入到一個不能保護其權益的國家和地方，如果某處對于知識產權侵權行為持放任態度，那么我們可以發現外商除了投資設立勞動密集型的企業外不會在該處投資設立真正的技術密集型企業。那么作為我方對外開放意圖之一的引進外國先進技術的初衷就根本不可能達到。
一旦某處是知識產權“侵權者天堂”的惡名遠揚時，引進合法誠實外商的機會也就徹底喪失了。它對我國的國際聲譽將造成極大的損害，因為放任侵權技術投資的行為就類似于一種收臟、窩臟行為，我方本意是引進外資及其先進技術，但實質上卻是讓惡意的侵權人獲得了本不屬于它的好處，同時我們自己又背上了侵犯他人知識產權的惡名。
對于此類問題的對策，我方應做到：
首先是在引進外資的合資、合作，技術許可使用、轉讓協議中明確約定知識產權權利瑕疵擔保責任條款，寫明外方出現以上問題時，應對中方或合資公司承擔何種責任。
其次是在談判過程中，中方要嚴格審查外方提供的知識產權證明文件的真實性、知識產權權利的范圍、期限及其有效性。
第三是一定要自己親自或委托專業的知識產權法律服務機構查詢與協議涉及的知識產權相關的知識產權的法律狀態、內容，做到心中有數，作為談判中的極為重要的籌碼。
二、 在對外合資合作中我方知識產權應保護而未保護的問題
在對外合資合作過程中，中方對自己所有的知識產權應加以保護而未作任何保護工作的問題尤其嚴重，由此而導致的國有資產流失的數額也特別可觀。而且由于知識產權的無形性，這種無形資產的流失比有形資產的流失更不易引起人們的注意與重視，在等到問題完全暴露在人們面前的時候，所造成的損失已經非常巨大且不易挽回。這種損失的影響是長期性的，嚴重的會影響到一個企業、產業的興亡。它給我國自身的經濟安全是一種極其嚴重的破壞，不容我們對其有任何的忽視。此類問題主要表現在以下幾個方面：
1、 技術流失問題——自有傳統產業為了擴大規模而將技術作為投入引資而被外方帶走
我國自有的傳統產業為了擴大生產規模，而將技術投入作為引資的條件。但在對技術既沒有在國內申請專利保護，也沒有在產品的主要出口國申請專利保護，同時在引姿過程中也沒有在合同中以及實際的操作中將其作為商業秘密（專有技術）加以強有力的保護。往往在引進外資時疏于防范而被外方掌握了關鍵技術、甚至于帶走了全套的技術資料，使得外方即使沒有中方參與的情況下也能夠獨立生產，結果就是外方拋開中方而使中方喪失了優勢的市場競爭地位。典型的事例就是我國當年的“景泰藍”技術以及“宣紙”技術的失密事件。
為了防范該類技術流失風險，中方應分析技術方案，考慮專利技術保護與專有技術保護方式對技術方案個案的利弊。對于應采取專利保護的應積極將相關的技術方案在國內以及產品的主要出口國申請專利，同時應適當保留在產品工藝、最佳實施效果方面的技術秘密；而對于不適應專利保護或不愿采取專利保護的技術方案應做好保密工作、完善商業秘密保護措施。在與外商談判過程中，首先應按照國際慣例與其簽訂“商業秘密保護協議”以及談判不成功時的“不使用協議”，必要時可以要求對方提供相應的有效的擔保。
2、 商標淡出問題——原有的著名商標被淡出而喪失市場利益
一個國家，沒有幾個國際馳名商標和國際名牌，就難以成為經濟強國。正是萬寶路、可口可樂、IBM、松下、日立、奔馳、寶馬、雀巢、皮爾·卡丹、人頭馬這些國際名牌商品，把美、日、法、德等國家推向了經濟強國的寶座。改革開放十幾年來，中國的經濟發展迅速，成就舉世矚目。然而，令人十分遺憾的是，我們不但沒有走近國際名牌，保住我們的馳名商標和名牌產品，反而是大量喪失和消失了。
近些年來，隨著無形資產流失的日益嚴重，人們逐漸意識到了涉外經濟活動中的商標淡出問題，相關案例在媒體上也時有報道。我國原有的著名商標在涉外經濟活動中被外方有意識地淡出市場的案例層出不窮。外方為了在競爭中排擠掉中國廠商，滿足其占領中國市場的需要，往往有意識地選擇我國相關市場上具有較高知名度的或者知名的廠商進行合資，并借口其品牌是世界知名品牌，使用其品牌有利于開拓市場、打開銷路等理由，在合資等協議中一攬子地許可或限定中方或合資企業使用其商標。而中方原來通過幾十年創造的名牌在外方的刻意安排下在幾年之內就被洋品牌完全取代，為此喪失了市場利益。更為迫切的是，一旦相應的外方品牌的商標許可協議到期，中方將面臨極為尷尬的境地——繼續使用則面臨高額的許可使用費且永遠受制于人，不使用則要重新投入巨額資金打造品牌且不一定成功、在與洋品牌的競爭中處于劣勢。
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