[ 林 曉 ]——(2003-9-7) / 已閱21772次
注冊商標(biāo)與未注冊知名商標(biāo)的優(yōu)先關(guān)系
——“小肥羊”不正當(dāng)競爭糾紛案面臨的法律問題
林 曉
2003年8月26日，北京市第一中級人民法院公開審理了內(nèi)蒙古小肥羊餐飲連鎖有限公司訴內(nèi)蒙古華程科貿(mào)有限責(zé)任公司、北京市石景山華聯(lián)商廈有限公司不正當(dāng)競爭糾紛案。由于此案涉及到反不正當(dāng)競爭法的具體適用、注冊商標(biāo)與未注冊知名商標(biāo)以及商品表示等的優(yōu)先關(guān)系判斷等問題，引人矚目。
一、案情簡介
原告內(nèi)蒙古小肥羊餐飲連鎖有限公司訴稱，1999年原告在傳統(tǒng)火鍋的基礎(chǔ)上加以創(chuàng)新形成了“不蘸小料涮羊肉”的食法，受到消費者的歡迎；至庭審日，“小肥羊”全國特許連鎖加盟店已發(fā)展至616家，原告的企業(yè)字號“小肥羊”，已成為“不蘸小料涮羊肉”食法的特有名稱，并成為公眾周知的知名品牌；被告華程科貿(mào)公司原生產(chǎn)“蜀都川老板”火鍋湯料，2000年在“小肥羊”成功后，便大量生產(chǎn)“小肥羊”火鍋湯料，使消費者對商品主體及其來源產(chǎn)生了誤認(rèn)；被告華聯(lián)商廈則銷售了該火鍋湯料。原告認(rèn)為被告的行為是一種攀附知名字號的不正當(dāng)競爭的“搭車”行為，違反了《反不正當(dāng)競爭法》第5條第2、3項的規(guī)定，給原告造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失，要求賠償經(jīng)濟(jì)損失100萬元。
被告內(nèi)蒙古華程科貿(mào)有限責(zé)任公司辯稱，原告公司成立于2001年7月11日，而在此之前，被告已于2001年1月12日申請注冊了“小肥羊”商標(biāo)， 標(biāo)記“小肥羊”注冊商標(biāo)銷售火鍋湯料不是使用他人的商品名稱而是使用自有商標(biāo)的合法行為，而且原告從未生產(chǎn)過火鍋湯料類的商品，被告不存在擅自使用原告知名商品特有名稱的問題。
第二被告北京市石景山華聯(lián)商廈有限公司則主張本公司從未銷售過第一被告的產(chǎn)品，自己不應(yīng)成為本案的訴訟當(dāng)事人。
同時，通過當(dāng)庭當(dāng)事人的質(zhì)證、辯論所知如下事實，值得關(guān)注。
１．被告華程科貿(mào)公司舉證，1999年9月13日成立的包頭小肥羊酒店，于2000年12月1日變更登記為包頭小肥羊連鎖總店，以后在2001年7月11日采取設(shè)立登記方式成立了內(nèi)蒙古小肥羊餐飲連鎖有限公司。據(jù)此，被告認(rèn)為變更登記與設(shè)立登記法律性質(zhì)不同，設(shè)立登記意味著新法人的誕生，因此，被告2001年1月12日注冊登記的“小肥羊”商標(biāo)先于原告“小肥羊”商號取得。對此，原告認(rèn)為，在上述變化中，基本股東并沒有發(fā)生變化，只是在成立內(nèi)蒙古小肥羊餐飲連鎖有限公司時增加了新股東，法庭應(yīng)當(dāng)尊重企業(yè)變化發(fā)展的事實及商號使用的延續(xù)性，因而，原告對“小肥羊”是在先使用。
２．原告舉證，被告華程科貿(mào)公司原來生產(chǎn)的火鍋湯料稱為“蜀都川老板”，后來改為使用“小肥羊”商標(biāo)，并且，其字形字體與原告的“小肥羊”一樣。
二、在先使用與反不正當(dāng)競爭法適用除外法理
通過以上案情介紹可以看出，本案首先需要解決的是在先使用與反不正當(dāng)競爭法適用的關(guān)系問題。
首先必須明確的是，這里議論的“在先使用與反不正當(dāng)競爭法適用的關(guān)系”與商標(biāo)法有關(guān)在先使用的規(guī)定存在著內(nèi)涵上的差異。在商標(biāo)法中，在先使用在商標(biāo)注冊申請中的意義是明確的（參照商標(biāo)法第29條，商標(biāo)法實施條例第19條），其立法目的是對在先使用權(quán)利狀態(tài)的承認(rèn)。與之相比，“在先使用與反不正當(dāng)競爭法適用除外”的關(guān)系調(diào)整，雖然在保護(hù)在先使用權(quán)利狀態(tài)上有著相似之處，但是，從結(jié)果狀態(tài)來看，商標(biāo)法解決的是授權(quán)問題，并且給予保護(hù)的是經(jīng)國家授權(quán)的專用使用權(quán)，而反不正當(dāng)競爭法保護(hù)的則是事實狀態(tài)利益，因而，二者在具體內(nèi)涵上有著明顯差異。
具體而言，“在先使用與反不正當(dāng)競爭法適用除外”是指在他人的商品表示、營業(yè)表示被需要者廣泛認(rèn)識前或變得知名前，已實際使用相同或類似于該商品表示、營業(yè)表示者，具有先使用權(quán)；法律將先使用者迄今為止所付出的企業(yè)努力而蓄積的信用視為既得權(quán)而加以保護(hù)（有關(guān)法律參見日本不正當(dāng)競爭防止法第12條第1項3－4號）。在我國，具有類似意義的規(guī)定是1995年7月6日國家工商行政管理局頒布的《關(guān)于禁止仿冒知名商品特有的名稱、包裝和裝潢的不正當(dāng)行為的若干規(guī)定》，該規(guī)定第4條第2款指出：“特有的商品名稱、包裝、裝潢應(yīng)當(dāng)依照使用在先的原則予以認(rèn)定。”
關(guān)于“在先使用法律適用除外”的立法目的，可以理解為對于在特定的商品表示（包括營業(yè)表示）獲得周知性（知名）以前使用相同或類似商品表示者來說，如果在其后他人的商品表示變得周知后而禁止其表示的使用，將欠缺法律的安定性，并且，對在先使用者而言有失公平（參照日本大阪高等裁判所2001年9月27日“和田八事件”判決）。在這里，商品表示、營業(yè)表示的周知性（著名性）的存在事實，是確認(rèn)在先使用狀態(tài)的前提，即反不正當(dāng)競爭法將要決定的是某一商品表示（包括營業(yè)表示）與知名商品表示之間、或者注冊商標(biāo)與未注冊知名商品表示（包括營業(yè)表示）之間的優(yōu)先關(guān)系。
值得注意的是，對于因在先使用而不適用反不正當(dāng)競爭法，法律也有著嚴(yán)格的限制，即要求在先使用者沒有“不正當(dāng)?shù)哪康摹保⑶遥谙仁褂脵?quán)原則上應(yīng)是在歷來的經(jīng)營范圍內(nèi)得到承認(rèn)，如果是對于他人的商品表示（包括營業(yè)表示）知名性的搭車而企圖擴(kuò)大自己經(jīng)營的行為，將受到限制。也就是說，善意的在先使用可以成為反不正當(dāng)競爭侵權(quán)訴訟的抗辯理由。
不過，由于我國反不正當(dāng)競爭法并沒有“在先使用法律適用除外”的具體規(guī)定，在反不正當(dāng)競爭法具體適用中能否參照商標(biāo)法先使用權(quán)保護(hù)原則以及國家工商行政管理局的有關(guān)規(guī)定，值得探討。
三、注冊商標(biāo)的使用與反不正當(dāng)競爭法的適用
另一方面，本案涉及的法律問題不單單局限于反不正當(dāng)競爭法的“在先使用適用除外”法理，由于被告華程科貿(mào)公司使用的是“小肥羊”注冊商標(biāo)，而原告并未獲得標(biāo)有“小肥羊”字樣的注冊商標(biāo)。這樣，本案還將面臨兩個問題，一是如果確定被告華程科貿(mào)公司注冊商標(biāo)“取得”先于原告商號的使用，被告依此能否對抗原告的訴訟請求；二是注冊商標(biāo)的使用在反不正當(dāng)競爭訴訟中判斷是否混同時的影響力。
首先，關(guān)于第一個問題，必須一提的是，當(dāng)庭質(zhì)證、辯論中被告華程科貿(mào)公司聲稱，該公司生產(chǎn)銷售“小肥羊”湯料始于2003年3月，而原告則立即反駁說至遲在2003年2月前已開始生產(chǎn)銷售，被告將實際生產(chǎn)銷售時間推遲是為了在損害賠償額計算時謀得利益。
我國商標(biāo)法采取注冊主義，商標(biāo)權(quán)依注冊而產(chǎn)生。注冊主義意味著與商標(biāo)使用的社會事實相脫離，承認(rèn)注冊自體創(chuàng)設(shè)權(quán)利的設(shè)權(quán)作用。因此，注冊主義不追認(rèn)已經(jīng)存在著的社會事實，而由注冊設(shè)定獨占排他權(quán)，據(jù)此形成將來的社會事實并加以保護(hù)。在注冊主義下的法制具有如下特色：
１．商標(biāo)不論有無使用，只要其注冊存在就允許其存續(xù)，因此，為了將來使用而預(yù)先注冊是可能的，同時，不苛求使用義務(wù)，承認(rèn)自始就無使用意思的防護(hù)商標(biāo)。
２．不承認(rèn)采取使用主義立法中的擬制使用（constructive use，即商標(biāo)一旦得到注冊，遡及申請日視為其使用已開始，在現(xiàn)實中即使不使用對于其申請日后的使用者（除先申請或根據(jù)外國申請享有優(yōu)先權(quán)者之外）也具有優(yōu)先權(quán)）。
因此，在我國，注冊商標(biāo)的取得并不等同于該商標(biāo)的實際使用，“商標(biāo)的使用”意味著在商品的生產(chǎn)、銷售（流通）過程中將商標(biāo)標(biāo)識貼付于商品。這樣，在反不正當(dāng)競爭法具體適用中，注冊商標(biāo)的實際使用在決定在先使用順序時具有特別意義。應(yīng)當(dāng)說反不正當(dāng)競爭法注重的是保護(hù)在先使用權(quán)利狀態(tài)（無論是否進(jìn)行了注冊或者是否符合注冊條件），與國家工商行政管理局《關(guān)于解決商標(biāo)與企業(yè)名稱中若干問題的意見》的立場雖有不同，但并不相悖。之所以如此說，是因為后者的目的是為了解決兩項既得授權(quán)間的矛盾。
其次，關(guān)于注冊商標(biāo)的使用在反不正當(dāng)競爭訴訟中判斷是否混同時的影響力問題。在這里，包括兩個層面的問題，一是指控主體使用的商標(biāo)是否為注冊商標(biāo)對判斷混同的影響，二是被控侵權(quán)主體使用的商標(biāo)是否為注冊商標(biāo)對判斷混同的影響。
與商標(biāo)法保護(hù)注冊商標(biāo)權(quán)不同的是，反不正當(dāng)競爭法第5條是通過禁止不正當(dāng)競爭行為保護(hù)知名商品表示，包括與經(jīng)營相關(guān)的自然人的氏名、商號、商標(biāo)、標(biāo)識、商品容器包裝等商品表示和營業(yè)表示；因此，反不正當(dāng)競爭法不僅禁止假冒注冊商標(biāo)的行為，也禁止擅自使用知名商品已實際使用著的商標(biāo)標(biāo)識。也就是說，關(guān)于指控主體使用的商標(biāo)是否為注冊商標(biāo)，在適用反不正當(dāng)競爭法時沒有區(qū)別意義。
那么，在被控侵權(quán)主體使用的是注冊商標(biāo)時，適用反不正當(dāng)競爭法又將做如何考慮呢？這是本案面臨的棘手問題。
從反不正當(dāng)競爭法比較法上看，“可視為依據(jù)商標(biāo)法權(quán)利行使的行為不適用不正當(dāng)競爭防止法”的立法例僅在日本法中出現(xiàn)過（參見舊日本不正當(dāng)競爭防止法第6條）；根據(jù)該項法律規(guī)定，如果是依據(jù)商標(biāo)法而行使權(quán)利，即使屬于商品表示、營業(yè)表示的混同行為，也不成為不正當(dāng)競爭行為。從法律沿革上來講，如此立法的目的是重視商標(biāo)注冊的結(jié)果，即商標(biāo)權(quán)是經(jīng)審查程序而產(chǎn)生的，必須受到尊重，并且，商標(biāo)權(quán)是國家認(rèn)為“大致正當(dāng)”而賦予的權(quán)利，不經(jīng)無效或撤銷程序而直接依靠不正當(dāng)競爭防止法進(jìn)行限制是不妥的。進(jìn)一步抽象而言，此項規(guī)定可視為在法律地位上不正當(dāng)競爭防止法不優(yōu)越于商標(biāo)法的規(guī)定。
不過，上述法律在1993年日本修改不正當(dāng)競爭防止法時已被刪除，并且，商標(biāo)法、不正當(dāng)競爭防止法同是競業(yè)法一駕車的兩輪的觀點，已被廣泛認(rèn)同。現(xiàn)在，即使不經(jīng)過商標(biāo)權(quán)的無效或撤銷程序，直接謀求依靠反不正當(dāng)競爭法對注冊商標(biāo)的權(quán)利行使進(jìn)行限制也是可能的，只是商標(biāo)法規(guī)定的在先使用權(quán)，仍然可以被動地成為抗辯權(quán)。
在我國，反不正當(dāng)競爭法及有關(guān)規(guī)定中未見有注冊商標(biāo)權(quán)的權(quán)利行使可以適用除外的規(guī)定。相反，商標(biāo)法第31條規(guī)定“申請商標(biāo)注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”，這一原則在反不正當(dāng)競爭法適用中也應(yīng)是準(zhǔn)用的，因為，在商標(biāo)法與反不正當(dāng)競爭法調(diào)整保護(hù)的法律關(guān)系中，不允許權(quán)利濫用應(yīng)是一般原則。
四、注冊商標(biāo)與未注冊知名商標(biāo)（商品表示等）的優(yōu)先關(guān)系
在探討“注冊商標(biāo)與未注冊知名商標(biāo)（商品表示等）的優(yōu)先關(guān)系”問題前，我們首先需要明確如下概念：
1．反不正當(dāng)競爭法上的商品表示的概念，包含商品表示和營業(yè)表示兩方面內(nèi)容，即包括與經(jīng)營相關(guān)的自然人的氏名、商號、商標(biāo)、標(biāo)識、商品容器包裝等商品或營業(yè)表示，并且，在反不正當(dāng)競爭法中，商號、商標(biāo)不論是否進(jìn)行了登記或注冊、是否滿足商標(biāo)注冊要件，均成為法律保護(hù)對象。
２．所謂商號，是商人關(guān)于自己營業(yè)的名稱表示，是“人的標(biāo)識”的一種，商法將其作為保護(hù)對象既是從這個側(cè)面加以把握的。另一方面，商號在賦有了商品標(biāo)識機(jī)能或者營業(yè)標(biāo)識機(jī)能的場合，也受到反不正當(dāng)競爭法的保護(hù)（參見反不正當(dāng)競爭法第5條以及國家工商行政管理局《關(guān)于解決商標(biāo)與企業(yè)名稱中若干問題的意見》）。
３．根據(jù)尼斯協(xié)定，各國目前普遍采用的商品和服務(wù)分類方法，只是作為商標(biāo)注冊時的管理分類方法，而不是區(qū)別判斷商品或服務(wù)是否類似的標(biāo)準(zhǔn)。這一通念，在我國法律實踐中已被認(rèn)同。國家工商行政管理局《關(guān)于商標(biāo)行政執(zhí)法中若干問題的意見》第7條第3款指出：“商品和服務(wù)使用相同或者近似商標(biāo)的，易使消費者對商品和服務(wù)的來源產(chǎn)生混淆的，該商品與服務(wù)應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為類似。”
就本案而言，與工商行政管理局解決注冊商標(biāo)與企業(yè)名稱爭執(zhí)的不同之處在于，法庭面對的是在適用反不正當(dāng)競爭法時，如何決定注冊商標(biāo)與知名商品表示（商號、服務(wù)商標(biāo)等）的優(yōu)先關(guān)系問題，即在知名商品表示與注冊商標(biāo)并存、競合狀態(tài)下，應(yīng)如何調(diào)整二者的關(guān)系。
首先，在決定“注冊商標(biāo)與未注冊知名商標(biāo)的優(yōu)先關(guān)系”時，即使在重視注冊法律效果時代，法律學(xué)說也可歸納為兩種立場，一種是以注冊商標(biāo)的取得與知名商標(biāo)獲得周知性時期的先后來決定二者的先后關(guān)系；另一種則是將知名商標(biāo)（商品表示等）分為（1）具備周知性（知名）程度、（2）基于在先使用權(quán)的程度、（3）達(dá)不到這些程度的三個階段，以在各階段商標(biāo)注冊是否伴隨著客觀且實質(zhì)性的瑕疵而進(jìn)行了違法注冊為標(biāo)準(zhǔn)，決定注冊商標(biāo)與知名商標(biāo)（商品表示等）的優(yōu)先關(guān)系。同時，后者主張，只要發(fā)生混淆，具有知名商標(biāo)（商品表示）者即可基于反不正當(dāng)競爭法阻止注冊商標(biāo)使用者，即在實際使用著的商標(biāo)（商品表示等）到達(dá)獲得了周知性（知名）階段，存在有抵觸關(guān)系的商標(biāo)即使取得了注冊，也應(yīng)視為違反了反不正當(dāng)競爭法的基本原則；至少在申請商標(biāo)注冊時，如果明知該商標(biāo)已經(jīng)處于使用中而仍進(jìn)行商標(biāo)注冊申請的，應(yīng)視為對他人商標(biāo)使用行為的惡意。
由此可見，商品表示是否到達(dá)了“知名”階段是上述兩種立場的相同判斷標(biāo)準(zhǔn)，所不同的是，前者將注冊商標(biāo)的取得作為判斷先后順序的始點，而后者則強(qiáng)調(diào)商標(biāo)注冊是否善意，并重視反不正當(dāng)競爭法立法目的之一是解決“混同”問題。
回顧本案當(dāng)庭質(zhì)證、辯論的事實，由于原告企業(yè)在中途重新進(jìn)行了法人設(shè)立登記，按照法律嚴(yán)格定義，應(yīng)視為被告華程科貿(mào)公司的注冊商標(biāo)取得在先；但是，這一先后順序并不直接妨礙對原告商品表示知名性的判斷，因為，即使后發(fā)企業(yè)也可以通過商標(biāo)、商號使用許可等獲得知名商標(biāo)或營業(yè)表示。本案的關(guān)鍵，也就是在理論上可能產(chǎn)生分歧的，是以注冊商標(biāo)的取得在先比較知名商品表示的先后順序，還是以注冊商標(biāo)的實際使用作為判斷先后順序的標(biāo)準(zhǔn)。
在世界范圍內(nèi)，即使是采取注冊主義的各國商標(biāo)法，為了防止社會事實與注冊實體的游離，而吸收采納了使用主義的制度，其具體事例是不使用商標(biāo)的撤銷制度（參見商標(biāo)法第44條第4項）、在先使用權(quán)制度等。
另一方面，從本文前面介紹可知反不正當(dāng)競爭法對在先使用保護(hù)的目的。因此，筆者主張，以最先實際使用作為先后順序的判斷標(biāo)準(zhǔn)之一，并比較知名商品表示獲得周知性的時期，求得在先使用排序；同時，在決定注冊商標(biāo)與未注冊知名商標(biāo)（商品表示等）的優(yōu)先關(guān)系時，還應(yīng)考察注冊商標(biāo)取得者的目的是否正當(dāng)。
綜上所述，就本案而言，應(yīng)參照商標(biāo)法有關(guān)在先使用的基本原則及有關(guān)規(guī)定，援用“在先使用反不正當(dāng)競爭法適用除外”法理，并進(jìn)行如下判斷：
（1） 原告實際使用的“小肥羊”商品表示獲得周知性（知名）的階段性；
（2） 被告華程科貿(mào)公司申請注冊“小肥羊”商標(biāo)時，原告使用“小肥羊”商品表示的狀態(tài)（是否知名），以及被告是否知曉原告商標(biāo)使用狀況；
（3） 比較原告使用的“小肥羊”商品表示的周知性（知名）時期，與被告“小肥羊”注冊商標(biāo)實際使用時間上的先后；
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