[ 魯燦 ]——(2006-11-7) / 已閱26701次
從ebay案看美國專利保護趨勢
——兼論我國專利 “停止侵權(quán)”責任方式
魯燦 詹銳
原發(fā)表于《電子知識產(chǎn)權(quán)》2006年第9期
摘 要：美國聯(lián)邦最高法院判決認為：當專利侵權(quán)和專利有效性被確定后，原告要求發(fā)布永久性禁令，仍然應(yīng)根據(jù)充分證實的衡平準則，必須滿足四要素測試。Ebay案和一系列判決反應(yīng)了美國專利制度正朝著嚴格專利權(quán)人的保護，維護公眾利益，促進創(chuàng)新的方向發(fā)展。我國不應(yīng)照搬美國專利永久性禁令制度，而應(yīng)通過完善“強制許可”制度來完善“停止侵害”的民事責任方式。
關(guān)鍵詞：永久性禁令 停止侵害 強制許可
2006年5月15日，美國聯(lián)邦最高法院（以下簡稱“美國最高法院”或“最高法院”）9名大法官全體無異議地做出終審判決，廢棄了美國聯(lián)邦巡回上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit ，以下簡稱CAFC）就MercExchange訴ebay專利侵權(quán)案的二審判決，將該案發(fā)回重審 。此前，美國弗吉尼亞東區(qū)聯(lián)邦地方法院（US District Court for the Eastern District of Virginia）拒絕就ebay專利侵權(quán)發(fā)布永久性禁令（Permanent Injunction），而CAFC推翻了地方法院的這一決定。
該案從CAFC作出二審判決、美國聯(lián)邦最高法院發(fā)出調(diào)卷令（Certiorari）提審此案直到最終作出終審判決，一直受到各界廣泛關(guān)注。以雅虎、諾基亞為首的計算機領(lǐng)域和電子科技領(lǐng)域的公司和團體堅決支持ebay，而各種生物醫(yī)藥企業(yè)和團體則明顯成為另一陣營，他們堅決維護CAFC的二審判決。上述兩大陣營團體均以“法院之友（拉丁文Amicus Curiae）” 的身份向美國聯(lián)邦最高法院提交了數(shù)十份意見書，供其參考。
就在美國ebay案熱鬧非凡的同時，大洋這邊的我們正在鼓勵科技興國與自主創(chuàng)新，保護知識產(chǎn)權(quán)的聲音日益高漲，鄭州市中級人民法院日前更是做出了目前中國最大賠償數(shù)額的專利侵權(quán)判決——判決專利侵權(quán)者賠償2980萬元。 ebay案能否給我們一些啟示?
一、ebay案來龍去脈
ebay是著名的在線拍賣交易網(wǎng)站，它允許買家和賣家在網(wǎng)站上搜尋貨物，并通過參加實時拍賣（live auctions）或者以固定價格購買貨物。MercExchange則是一家擁有三件關(guān)于在線拍賣技術(shù)的小公司，三件專利分別是U.S.Pat 5,845,265(265號專利)、U.S.Pat 6,085,176(176號專利) 以及U.S.Pat 6,202,051(051號專利)。ebay網(wǎng)站上以固定價格購買貨物的技術(shù)允許顧客直接購買網(wǎng)站上列出的固定價格的商品，而不需要顧客參與拍賣過程。
當MercExchange發(fā)現(xiàn)eBay、Half.com以及ReturnBuy三家公司涉嫌使用其固定價格拍賣專利技術(shù)時，即在弗吉尼亞州東區(qū)聯(lián)邦地方法院對三家公司提起訴訟。隨后，MercExchange與ReturnBuy達成和解。地方法院經(jīng)過開庭審理后認為eBay與Half.com分別對于265號以及176號專利故意侵權(quán)(willful infringement)成立，損害賠償金額總計3500萬美金。雖然陪審團的決定認為專利有效以及侵權(quán)成立，但地方法院法官在綜合考慮全案以及其它考量因素后，拒絕向ebay發(fā)布永久性禁令。
MercExchange和ebay均向CAFC提出上訴， 經(jīng)過審理，Bryson法官執(zhí)筆的判決書中認定 ：(1)有證據(jù)支持ebay侵犯了第一項專利權(quán)（265號專利）；(2)第二項專利（176號專利）不符合專利法102條規(guī)定而無效；（3）第三項專利（051號專利）是否有效與上述已決事實無關(guān)；(4)地方法院拒絕發(fā)出永久性禁令屬于不當裁決，應(yīng)當予以撤銷(reverse)；并提出了一個特別適用于專利侵權(quán)糾紛的一般性原則——一旦專利侵權(quán)和專利有效性被確定后，就應(yīng)該發(fā)出永久性禁令。
針對CAFC所作出的不利判決，ebay請求美國最高法院發(fā)出調(diào)卷令受理此案。其主要理由在于：CAFC所堅持的特別適用于專利糾紛的一般性原則與專利法第283條之清楚規(guī)定以及最高法院的案例法有重大沖突，CAFC在專利侵權(quán)案件中所認定的永久性禁令發(fā)布原則，與傳統(tǒng)的禁令發(fā)布原則不符。
很顯然，地方法院和CAFC的分歧在于：在專利侵權(quán)糾紛中，一旦專利侵權(quán)和專利權(quán)本身的有效性被確定以后，法院是應(yīng)當依據(jù)四要素測試的衡平原則來決定永久性禁令的頒發(fā)還是理所當然地自動對侵權(quán)人發(fā)布永久性禁令？
二、美國最高法院的終審判決
美國最高法院的判決開宗明義地表明自己的立場：聯(lián)邦法院在考慮是否給勝訴的原告頒發(fā)永久性禁令時，通常會采用衡平法院傳統(tǒng)上使用的四要素測試。上訴人ebay認為，這種傳統(tǒng)的測試也同樣適用于專利糾紛中。最高法院同意ebay的上述觀點。
（一）頒發(fā)永久性禁令的傳統(tǒng)衡平原則——四要素測試
最高法院認為，根據(jù)充分證實的衡平原則，原告若想尋求永久性禁令則必須滿足四要素測試。原告必須證明： (1)原告已經(jīng)遭受不可挽回的損害；(2)法律上的救濟方式(例如：金錢損害賠償)無法適當?shù)匮a償此損害；(3)在考慮原被告雙方的利弊得失比較下，此項衡平法的救濟方式是有正當理由的；及(4)永久性禁令的頒發(fā)不會對公眾利益造成危害。是否決定頒發(fā)永久性禁令是地方法院基于衡平裁量的行為，而上訴時應(yīng)檢查的是地方法院是否濫用裁量權(quán)。
（二）美國專利法第283條與美國禁令制度的關(guān)系
最高法院認為，頒發(fā)永久性禁令的傳統(tǒng)衡平原則——四要素測試也同樣適用于專利糾紛中。其理論依據(jù)在于，最高法院一直認為：“任何重大的悖離長期衡平慣例傳統(tǒng)的做法不應(yīng)該輕易地通過默示的方式（而應(yīng)通過明示的方式）來加以確定。” 而美國國會在其制定的專利法中則沒有任何跡象表明，在專利糾紛案件中頒發(fā)永久性禁令時有悖離四要素測試的意圖。相反，美國專利法§283明確表明：依本法規(guī)定，對于訴訟有管轄權(quán)的各法院在認為合理的情況下，為防止專利權(quán)益受到侵害，可依衡平原則發(fā)布禁令。 由此可知，在專利糾紛案件中，法院發(fā)布禁令的法律基礎(chǔ)即為美國專利法§283之規(guī)定，屬于法院根據(jù)衡平原則自由裁量的范疇，而頒發(fā)永久性禁令的衡平原則即是四要素測試。
當然，美國專利法§261也規(guī)定，專利權(quán)具有個人財產(chǎn)的屬性，包括§154a（1）規(guī)定的排除他人制造、使用、許諾銷售和銷售發(fā)明的權(quán)利。CAFC正是基于上述美國專利法的規(guī)定認為，法定排他權(quán)本身即為支持永久性禁令的一般性原則提供了足夠正當?shù)睦碛伞５罡叻ㄔ赫J為，權(quán)利的產(chǎn)生和侵害權(quán)利的救濟條款明顯不同，專利法§261規(guī)定專利權(quán)具有個人財產(chǎn)屬性的前提條件是符合專利法其他規(guī)定 ，而專利法其他規(guī)定當然包括§283。也就是說，美國專利法規(guī)定的專利權(quán)作為一種個人財產(chǎn)權(quán)和排他權(quán)，并非是一種絕對的對世權(quán)，而是一種附條件的權(quán)利，其所附條件即為美國專利法的其他規(guī)定，其中§283規(guī)定的只是根據(jù)衡平原則“可以”頒發(fā)禁令，而不是必須頒發(fā)禁令。這也就不難解釋CAFC的邏輯錯誤。
（三）地方法院和CAFC的不當之處
而通過分析地方法院和CAFC的判決可以看出，地方法院和CAFC均未正確地適用四要素的衡平原則來決定是否頒發(fā)禁令。
地方法院雖然引述了四要素測試，但看起來采用了某種擴張的原則，暗示在相當多的案件中都不能發(fā)布禁令。地方法院認為，原告愿意許可其專利并且其自身缺乏實施專利的商業(yè)行為即足以證明，即使不發(fā)布永久性禁令也不會給原告造成不可挽回的損害。最高法院則明確指出，傳統(tǒng)的衡平原則不允許像地方法院這樣如此寬泛的分類。并舉例說明，象大學研究人員或個人發(fā)明者這些專利持有人很可能合理地想要許可其專利，而不是費盡心思獲得必要的資金使其發(fā)明產(chǎn)業(yè)化。這些專利持有人很可能符合傳統(tǒng)的四要素測試，這樣就沒有理由絕對地排除他們尋求禁令救濟的機會。
而對于CAFC的觀點，最高法院則認為CAFC偏離了傳統(tǒng)的四要素測試，走向了另一個極端。CAFC提出了一個特別適用于專利糾紛的一般性原則——一旦專利侵權(quán)和專利有效性被確定后，就應(yīng)該發(fā)出永久性禁令。而且進一步指出，只有在不尋常的（unusual）案件中，在保護公共利益等極少數(shù)特殊情況下，才可以拒絕發(fā)布禁令。最高法院認為，正如地區(qū)法院錯誤地絕對否定禁令救濟的適用一樣，CAFC錯誤地絕對準許禁令救濟。
在分析了下面兩級法院的不當之處以后，最高法院決定廢棄上訴法院的判決，而對于該案或其他源自專利法的糾紛是否應(yīng)當發(fā)布永久性禁令，不發(fā)表任何意見，僅僅決定：是否準予禁令救濟取決于地方法院的衡平裁量權(quán)，而此一裁量權(quán)的行使則必須符合傳統(tǒng)上的衡平原則，專利糾紛與其他案件同樣適用此種標準。
三、ebay案及美國專利保護趨勢
在美國最高法院發(fā)出調(diào)卷令提審此案時，有人認為“本案終審判決將很可能推翻先前判例，改變禁制令慣例，并極大地推動美國國會當前的專利法改革進程” ，但最高法院的判決可謂是中規(guī)中矩，并未對專利糾紛的禁令制度適用特殊的新規(guī)則。
從美國最高法院1997年對Warner－Jenkinson案的終審判決 ，提出著名的“Warner－Jenkinson”推定，到2002年的Festo案終審判決 ，提出著名的“Festo”推定，再到CAFC以大法庭的方式(en banc)于2002年作出的Johnson&Johnston二審判決 ，提出著名的“捐獻規(guī)則”，以及2004年作出的Honeywell Internatonal Inc二審判決 ，進一步對Festo案進行闡釋，上述判決均是縮小了等同原則的適用范圍，而擴張了禁止反悔原則的適用，表明美國專利制度正朝著嚴格專利權(quán)人的保護，維護公眾利益，促進創(chuàng)新的方向發(fā)展。從上述美國最高法院和CAFC的諸多判決來看，ebay案的終審判決其實應(yīng)在預料之中，這只不過是美國近十年來專利保護趨勢的一個點綴而已。ebay案判決結(jié)果很明顯使專利權(quán)人請求法院發(fā)布永久性禁令更加嚴格 。這也反映了美國專利制度近年來的主題——促進創(chuàng)新：競爭與專利政策的適當平衡 ，美國正通過采取包括提高專利授權(quán)標準、改進法院對專利案件的審理標準等各種手段來解決美國專利制度中存在的專利權(quán)過多、過濫問題，以便更好地平衡專利權(quán)人和公眾利益。
四、ebay案的啟示
美國是世界上知識產(chǎn)權(quán)保護最為完善的國家，其最高法院作出的判決往往影響到整個世界知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展的趨勢。但我們也應(yīng)該清醒地看到，雖然隨著世界上很多國家加入《伯爾尼公約》、《巴黎公約》和《TRIPS協(xié)議》，各國知識產(chǎn)權(quán)制度趨于大同，但畢竟每個國家有其自身的具體國情、傳統(tǒng)和制度，這就不允許我們不加思考，照搬照抄，洋為中用，我們必須弄清這些制度和判例背后的根源，才能結(jié)合我國的具體實踐，制定出更符合我國國情的知識產(chǎn)權(quán)保護制度。
1、CAFC近乎自動的“永久性禁令”頒發(fā)原則的弊端
侵權(quán)行為成立即自動發(fā)布永久性禁令，會產(chǎn)生很多弊端。正如ebay案中Kennedy法官在贊同意見中所指出的那樣 ：隨著工業(yè)的發(fā)展，很多公司并非將專利作為生產(chǎn)和銷售產(chǎn)品的基礎(chǔ)，相反，他們主要是通過專利獲得許可費。對于這些公司來說，源于專利侵害而發(fā)布的禁令和其他嚴重制裁措施，能夠作為他們從尋求購買專利許可來實施專利的公司獲得高昂許可費的討價還價的工具。當專利發(fā)明只是尋求生產(chǎn)的公司其產(chǎn)品中一個小的構(gòu)件時，禁令威脅只不過是權(quán)利人談判時一個不適當?shù)幕I碼而已。這時，法定賠償本來足夠補償專利侵權(quán)的損害。
簡單來說，就是禁令可能成為專利權(quán)人在許可談判中敲詐勒索的工具。美國美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會（FTC）在《促進創(chuàng)新：競爭與專利政策的適當平衡》的報告中就詳細舉例說明 ，隨著科學技術(shù)的發(fā)展、經(jīng)濟全球化的趨勢，美國出現(xiàn)了許多被成為“不實施的公司”（non－practicing entity，簡稱NPE），這些公司不進行實際的生產(chǎn)、銷售行為，他們中有的專門收集社會上的專利，特別是那些破產(chǎn)公司的專利，形成自己的“專利包”，以控告他人侵犯其擁有的專利權(quán)為業(yè)，可以說是專門“吃專利訴訟飯”的公司。
由于存在上述對社會公眾影響極大的社會現(xiàn)象，最高法院最終推翻CAFC的判決，維持傳統(tǒng)的永久性禁令發(fā)布模式也就在意料之中了。
2、我國民事責任方式中的“停止侵害”
停止侵害是我國《民法通則》第134條所規(guī)定的一種民事責任方式，也是知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)人通常應(yīng)當承擔的責任形式。我國法上的停止侵害責任，相當于英美法上的永久性禁令 。
對于法院判決時仍在進行的侵害行為，法院判決停止侵害，這在理論和實踐中都是沒有爭議的。但如果被告在訴訟開始前或訴訟過程中主動停止了被控侵害行為，而原告又提出了判令被告停止侵害的訴訟請求，法院是否仍然判決停止侵害？有學者主張，停止侵害民事責任形式以侵權(quán)行為正在進行或仍在延續(xù)中為適用條件，對業(yè)已停止的侵權(quán)行為則不得適用 。另有學者觀點正好相反，認為一旦當事人在訴訟中提出了要求被告停止侵害的請求，盡管侵權(quán)人在著作權(quán)人向人民法院起訴之前或者訴訟中已停止了侵權(quán)行為，人民法院在判決中仍應(yīng)對此予以判決 。而還有學者則認為，被告無論是在原告起訴前還是在訴訟過程中雖主動停止了被控侵權(quán)行為，但只要該行為有再次發(fā)生或繼續(xù)之虞的，經(jīng)原告請求，法院便應(yīng)判令被告停止侵害 。而對于何謂“有再次發(fā)生或繼續(xù)之虞”，則沒有清晰論及。從上述各種學術(shù)觀點可以看出，對于上述問題目前在我國還存在著較大爭議。而且在司法實踐中，法院之間也存在較大分歧 。
筆者認為，上述后兩種觀點相差不大，畢竟專利侵權(quán)糾紛與一般民事侵權(quán)糾紛不同，再次發(fā)生或繼續(xù)發(fā)生同樣侵權(quán)行為的可能性極大，而且如果專利有效而且侵權(quán)成立時，法院判決被告停止其無權(quán)實施的行為，即使被告的確無意再繼續(xù)實施該行為，此種判決結(jié)果本身對被告并無損害 。而一旦被告再次或繼續(xù)實施侵權(quán)行為，原告則可直接請求法院追究被告拒不執(zhí)行已生效的法院判決的刑事責任。
由上可知，在我們國家目前法律框架內(nèi)，一旦專利侵權(quán)行為成立而且專利的有效性被確定以后，只要權(quán)利人訴訟請求中要求侵權(quán)人停止侵權(quán)，法院必定會支持權(quán)利人的訴訟請求。
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