[ 董世連 ]——(2008-6-12) / 已閱14191次
關于頭孢西林商標爭議案的法律思考
——談注冊商標的法律保護
■ 董世連 律師
【內容摘要】2007年8月31日，最高人民法院開庭再審的“中國第一例商標行政糾紛案件”審結，作為該案件的勝訴方重慶正通藥業有限公司（以下簡稱“正通公司”）為此付出了慘重的代價。
正通公司系重慶市知名獸藥企業，因涉嫌商標侵權被推上法庭，由于被法院強制停產了近11個月，效益良好的正通藥業公司因該商標案幾乎陷于絕境。
本文首先對頭孢西林商標爭議案情進行簡要介紹，進而對頭孢西林商標爭議案的法律性質、法律適用進行分析，然后以頭孢西林商標爭議案為線索從商標的合法注冊、商標查詢工具的使用、商標保護等方面對商標的使用提出相關建議，最后本文針對藥品這種商品的特殊性論述了藥品上三種標識的區別，以及藥品商品名稱和商標的法律保護。
【關鍵詞】 頭孢西林 頭包西靈TOUBAOXILIN 商標搶注 商品名稱
一、頭孢西林商標爭議案情介紹
2002年4月30日，正通公司向重慶市農業局提出了“注射用復方青霉素鉀（I型）”的獸藥產品申請，申請表中顯示的商品名稱為“頭孢西林粉針”，制造商為正通公司，準產證號為渝獸藥生證字第041號。在申請表所附的標簽式樣中，商品名稱“頭孢西林”使用了特殊字體和字號并處于標簽中的顯著位置。
2002年5月28日，重慶市農業局以重獸藥審批字(2002)第533號審批證書批準正通公司生產銷售通用名稱為“注射用復方青霉素鉀(I型)”、商品名稱為“頭孢西林粉針”的獸藥產品，獸藥產品批準文號為渝獸藥字(2002)X041008，批準文號有效期至2005年5月28日。[1] “頭孢西林”同時為未注冊商標，并首先在產品上使用。當時，正通公司考慮到要把“頭孢西林”申請商標，可是經查詢后得知，“頭孢西林”只能作為藥品的通用名稱使用，不能作為商標注冊。權宜之后，正通公司為該產品單獨申請了叫“安逸”的商標。
2002年7月27日正通公司與四川隆昌的華蜀公司（以下簡稱“華蜀公司”）簽訂總經銷協議書，由正通公司授權華蜀公司在全國區域內銷售“頭孢西林”產品。該協議書主要內容有：一、正通公司將“頭孢西林”粉針產品授權華蜀公司在全國區域內專銷，正通公司不得銷售該產品，華蜀公司不得生產該產品，否則視為違約；二、包裝由華蜀公司設計，正通公司印制，包裝上使用華蜀公司的“華蜀”商標，以華蜀公司合作開發、正通公司生產的形式印制、由正通公司組織生產產品；三、華蜀公司負責專銷片區宣傳策劃，產品定價，承擔銷售費、宣傳費、運輸費等全部費用；四、華蜀公司預付正通公司包裝費3萬元；五、正通公司向華蜀公司提供產品的規格及價格：3克/支×120支/件，價格108元/件，華蜀公司銷售累計3000件-5000件，價格106.80元；…… 七、出現產品質量問題由正通公司負責退貨和承擔損失，華蜀公司對外包裝說明負責；八、華蜀公司要貨須提前通知正通公司，一律先付款在正通公司提貨；…… 十、協議期滿或提前結束協議，正通公司繼續生產銷售該產品，取消華蜀公司的專銷權，但不得繼續使用“華蜀”商標；十一、正通公司在生產過程中和華蜀公司在專銷過程中發生的稅收及債權債務均由各自解決；…… 十三、若出現“頭孢西林”被注冊或其他知識產權問題，由華蜀公司負責，由正通公司負責重新申請更換商品名稱。該協議簽訂后除對第五條中約定的價格進行了變動并實際履行外，雙方均按約履行了該協議。
在雙方合作期間生產的產品包裝上，“頭孢西林”四字被以特殊字體使用在顯著位置，且字號明顯大于其他文字。在該產品包裝上標明：四川省隆昌華蜀動物藥業有限公司開發，重慶正通動物藥業有限公司制造。產品包裝上使用了注冊商標“華蜀”。產品介紹的首句為“本品是華蜀公司2002傾力奉獻，……”等。該獸藥外包裝上還有“華蜀精心奉獻 獸醫首選”、“您放心的選擇 華蜀獸藥”等宣傳詞。
2004年1月7日，正通公司作為甲方，華蜀公司作為乙方簽訂了關于終止“頭孢西林”等三個品種九個規格產品合作的《終止協議》，約定正通公司自2004年1月7日起不得再生產印有“華蜀”標識的原圖案的以上品種，華蜀公司也不得生產加工印有正通公司生產及其批文標示等的以上產品。
在雙方解除合作關系后，正通公司繼續生產頭孢西林粉針產品，在產品包裝上“頭孢西林”仍然被以特殊字體和字號使用在顯著位置，產品上使用的注冊商標為“安逸”。[2]
但是在雙方合作期間，也就是華蜀公司在取得“頭孢西林”總經銷權后不久,于2002年9月12日，向商標局提出“頭包西靈TOUBAOXILIN”商標的注冊申請，該商標于2004年2月7日被核準注冊，商標專用權人為華蜀公司，商標注冊號為3304260，核定使用商品為第5類的獸醫用制劑、獸醫用藥、獸醫用生物制劑等，專用期限為2004年2月7日至2014年2月6日。[3]
2004年3月，華蜀公司以“商標侵權”為由，將正通公司告上法庭。華蜀公司認為：正通的產品，雖然用的是“安逸”商標，但在外包裝上打出了“頭孢西林TOUBAOXILIN”的名字，其讀音和文字與自己的“頭包西靈TOUBAOXILING”商標相似。華蜀為此索賠50萬元損失。隨后，受理該案的四川內江市中級法院不但查封了正通公司的產品，還禁止了正通公司對產品的生產和銷售。
正通公司不服, 2004年4月1日正通公司向國家商標評審委員會（下稱商評委）提出撤銷“頭包西靈TOUBAOXILIN”商標。經過一年審理，商評委裁定撤銷華蜀公司“頭包西靈TOUBAOXILIN”商標。該裁定認為：華蜀公司作為正通公司的產品經銷商，未經正通公司授權，將與正通公司商標極為近似的爭議商標以自己的名義注冊，已構成《商標法》第十五條代理人未經授權注冊被代理人商標的行為。
華蜀公司不服國家商評委的裁定，向北京市第一中級人民法院提出行政訴訟，一審維持了國家商評委裁定。
華蜀公司不服遂向北京市高級人民法院提出了上訴，北京市高級人民法院二審認為，商標法第十五條規定：“未經授權，代理人或者代表人以自己的名義將被代理人或者被代表人的商標進行注冊，被代理人或者被代表人提出異議的不予注冊并禁止使用。”該條款中的代理人即為商標代理人，即指接受商標注冊申請人或者商標注冊人的委托，在委托權限范圍內，代理其委托人辦理商標注冊申請、請求查處侵權案件或者辦理其他商標事宜的人。代表人即為商標代表人，即指代表本企業辦理商標注冊和從事其他商標事宜的人。以華蜀公司與正通公司基于《專銷協議書》而形成的是生產銷售合作關系為由，認定二者形成代理人與被代理人的關系是錯誤的。裁定商標評審委員會及一審判決關于華蜀公司申請“頭包西靈TOUBAOXILIN”商標的行為違反商標法第十五條規定的認定錯誤，應予以糾正。
正通公司、國家工商行政管理總局商標評審委員不服北京市高級人民法院判決向最高人民法院申請再審。
最高法院認為：“頭孢西林”商品名是正通公司通過行政審批而原始取得的特有藥品名稱（即未注冊商標）。華蜀公司的銷售、宣傳等履約行為不能改變權利歸屬。因此，華蜀公司申請注冊“頭包西靈TOUBAOXILIN”商標屬代理人搶注委托人商標的性質。
二、頭孢西林商標爭議案的法律性質分析
該案是一起代理商搶注供應商商標的典型案例，該案代理商不能將生產商所有藥品名稱的諧音作為商標注冊后再回過頭來訴生產商侵權。代理商搶注商標的現象并不鮮見，特別是國內企業在境外的代理商通常對該企業的市場經營情況比較了解，于是偷偷在境外搶注了該企業商標，然后回過頭來和這家企業談商標的出讓或合作等。
從法律上講，正通公司雖然在先取得“頭孢西林”商品名稱，但并未進行注冊，根據我國法律未經注冊的商標不受法律保護（馳名商標除外）。雖然商標“頭包西靈TOUBAOXILIN”中的顯著部分為文字“頭包西靈”，與正通公司的商品名稱“頭孢西林”的文字組成和讀音近似，且均為無含義詞，兩組文字近似，其申請的“頭包西靈TOUBAOXILIN”的商標標識不違反《商標法》禁止性規定，但是華蜀公司的行為違反了誠實信用原則。華蜀公司作為經銷商在明知“頭孢西林”是正通公司合法擁有的商品名稱，而且在使用過程中事實上起到了商標的作用，又向國家商標局申請注冊最終的正式商標“頭包西靈TOUBAOXILIN”，避開了曾被認定為不能注冊的“頭孢西林”，由此獲得商標局的批準，從而取得最終給生產商以沉重打擊的注冊商標，筆者認為這恰恰屬于《商標法》第四十一條規定的“以其他不正當手段取得注冊商標” 的行為，商標局可以依據此條規定撤銷該注冊商標，其他單位或者個人可以請求商標評審委員會裁定撤銷該注冊商標。
三、頭孢西林商標爭議案的法律適用
2004年3月31日，正通公司以爭議商標的注冊違反了《商標法》第十條、第十一條第一款第(一)項，第十五條及第三十一條為由，向商標評審委員會提起撤銷爭議商標的申請。2005年3月4日，商標評審委員會針對正通公司提出的商標爭議，依據商標法第十五條、第四十一條第二款和第四十三條的規定，作出商評字[2005]第289號裁定，將華蜀公司在第5類獸醫用藥等項目上注冊的爭議商標予以撤銷。[4]
商標評審委員會裁定認為：華蜀公司將被代理人商標相同的標志擅自注冊，違反了誠實信用原則，主觀上存在不正當競爭的惡意，客觀上易造成市場混淆的后果，并可能妨礙正通公司正當權利的行使，其行為依法應予禁止。作為正通公司的產品經銷商，未經正通公司授權，將與正通公司商標極為近似的爭議商標以自己的名義注冊，已構成《商標法》第十五條代理人未經授權注冊被代理人商標的行為。遂裁定：對華蜀公司注冊的第3304260號“頭包西靈TOUBAOXILIN”商標予以撤消。
之后本案一波三折，商標“頭孢西林”商品名稱是否經使用而具有商標標識的功能；正通公司與四川華蜀在合作期間是否形成代理人與被代理人的法律關系，無論在一審、二審還是再審階段都成為爭議的焦點。
本文作者認為，“頭包西靈TOUBAOXILIN”作為商標注冊，其文字本身并不違反《商標法》的禁止性規定，可以被核準注冊，但分析其注冊行為，代理商是明知“頭孢西林”是正通公司的商品名稱和商標的情況下，注冊了“頭包西靈TOUBAOXILIN”商標，是一種以不正當手段取得商標注冊的行為，或者根據商標評審委員會的觀點 “華蜀公司將被代理人商標相同的標志擅自注冊，違反了誠實信用原則，主觀上存在不正當競爭的惡意，客觀上易造成市場混淆的后果，并可能妨礙正通公司正當權利的行使，其行為依法應予禁止。”華蜀公司注冊商標這一行為應該從行為的不正當性去考慮，而不是其作為代理人的身份，換句話說即使華蜀公司不是正通公司的代理商，其無論通過什么方式構成主觀上明知“頭孢西林”是正通公司的商品名稱和商標，客觀上的行為均是違反誠實信用原則的行為，是以不正當手段取得商標的行為，這才是本案的實質。所以更確切的法律適用應該是《商標法》第四十一條第一款“以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊的，由商標局撤銷該注冊商標，其他單位或個人可以請求商標評審委員會裁定撤銷該注冊商標”和第31條“申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標”，而不是或不僅僅是第十五條。認清案件的本質，準確適用法律不僅能夠維護當事人的合法權益，而且對于案件的及時了結具有很大的意義，否則會造成訴訟資源的極大浪費。
四、從頭孢西林商標案談商標注冊申請和設計
1、合法申請商標注冊
商標注冊成功，并不意味著一定能得到法律的保護，合法注冊的商標才能得到法律的保護。根據《商標法》第四十一條的規定，對于已經注冊的商標如有違反相關規定的情況，任何個人或者單位均可以請求商標評審委員會裁定撤銷該注冊商標。
本案中華蜀公司以不正當手段申請注冊了“頭包西靈TOUBAOXILIN”商標，從2002年9月12日提出商標申請到2007年8月31日最高院的判決，長達5年的時間里，多次和正通公司對簿公堂，不僅自己沒有從中漁利，反而身陷訴訟，承擔相應法律責任，可謂“陪了夫人又折兵”。所以企業申請注冊商標應盡量選擇顯著性較強的標識，通過正當方式合法注冊商標，否則會極大浪費時間、錢財，甚至造成企業破產。
2、設計具有顯著性的商標進行注冊申請。
《商標法》第九條第一款規定：“申請注冊的商標，應當有顯著特征，便于識別，并不得與他人在先取得的合法權利相沖突。”任何申請注冊的商標都應該具有顯著性，一方面，避免與他人在先取得的合法權利相沖突；另一方面，防止商標被通用化。
商標被作為商品通用名的案例是不少的，例如“阿司匹林”最早是個商標，但在使用中發生了退化，被大家認為是一種商品的通用名稱。我國80年代也出現過兩個類似的案例，一個是“氟利昂”，一個是“吉普”，其實二者分別為氟制冷劑及越野車的商標，在使用中被認作商品通用名稱。防止注冊商標淡化為通用名，是制藥企業在設計商標時，就應考慮的問題。藥品商標審查實踐中，經常遇到含有稍作改變的INN（國際非專利藥名）詞干或其中文翻譯的商標，如：麗芬莫丁，其中，莫丁是INN詞干"－MOTINE"中文翻譯"－莫汀"的變異，這樣的商標，易被普通消費者認作通用名，即使獲得注冊，淡化為藥品通用名的可能性也較大。從防止注冊商標淡化為通用名的角度來看，設計藥品商標時，遠離INN詞干或其中文翻譯，是十分必要的。
五、從頭孢西林商標案看藥品的通用名稱、商品名稱和商標的保護
因為藥品對人的生命健康極其重要，為了避免同一品種或同一處方藥品的標準及藥品名稱不一致，給患者乃至醫生帶來混淆，必須要有統一的藥品名稱，所以國家藥典委員會制定了專門的藥品命名原則，規定了一致的藥品通用名稱，這種通用名稱一旦被國家衛生行政部門批準載入藥品標準，即成為藥品法定名稱[6]。一般藥品法定名稱應該是唯一的[7]。
衛生部藥政管理局《關于進一步加強藥品標準及名稱管理的通知》[衛藥發（90）第39號]中規定：“藥品生產企業對本企業生產的藥品，可以根據實際需要，在法定的通用名稱之外，另行擬定商品名，報衛生部藥政管理局批準后，方可向工商行政管理部門申請將該商品名作為商標注冊。”由此可見，國家衛生行政部門允許藥品生產者擁有藥品商品名，而生產者為了自身的利益，也總是極力突出商品名的標示，而淡化通用名稱。
2001年12月1日施行的《中華人民共和國藥品管理法》第四十一條規定：“除中藥材、中藥飲片外，藥品必須使用注冊商標；未經核準注冊的，不得在市場銷售。注冊商標必須在藥品包裝和標簽上注明”；同時第五十條又規定：“列入國家藥品標準的藥品名稱為藥品通用名稱。已經作為藥品通用名稱的，該名稱不得作為藥品商標使用”。
根據以上有關規定，藥品除了通用名稱外，還有商品名稱，同時還必須使用注冊商標，因此，一種藥品都至少擁有三個“名字”作為它的“標識”。提到藥品名稱一般也至少會有藥品通用名稱和藥品商品名稱之分。比如，新版康泰克的商品名稱為“新康泰克”，注冊商標為“康泰克”和“CONTAC”，藥品通用名稱為“復方鹽酸偽麻黃堿緩釋膠囊”。我們熟悉的胃動力藥嗎丁啉的商品名稱和商標則都是嗎丁啉，它的通用名稱是多潘立酮。
不管是藥品生產者還是消費者一定要弄清楚上述藥品的通用名稱、商品名稱和商標的關系。作為藥品生產商一旦確定藥品的商品名稱，一定要及時申請注冊商標，一方面保護自己的商品名稱，避免被非法搶注商標，另一方面防止商標名稱被通用化。對于今天的制藥企業，尤其那些持有新發明的企業，更應防止其商標被通用化。
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